На сегодняшний день защита прав на
интеллектуальную собственность не роскошь,
а суровая необходимость.

 
» » » Нарушение товарных знаков - мировая судебная практика
на правах рекламы

Нарушение товарных знаков - мировая судебная практика

 

Случаи нарушения исключительных прав на товарный знак в международной практике обычно являются результатом использования лингвистически или фонетически похожих слов или фраз на другом языке. Однако иногда нарушения возникают в результате того, что компании специально имитируют прибыльные и известные бренды, чтобы увеличить возможности своего бизнеса.

 

Для молодой и малоизвестной компании "заимствование" бренда раскрученной фирмы может принести финансовую выгоду и шанс «засветиться». Однако наживание на чужих брендах не проходит без последствий. И все же некоторые фирмы пытаются и будут пытаться остаться безнаказанными.

 

 

1. Южная Корея: дизайнер Louis Vuitton против ресторана Louis Vuiton Dak
Вердикт - в пользу дизайнера Louis Vuitton

 

Одним из шокирующих примеров международного судебного процесса о нарушении исключительного права на товарный знак является битва между южнокорейским рестораном жаренной курицы и дизайнером Луи Вюиттон.

 

 

Суд вынес решение в пользу дизайнера после того как установил, что название ресторана Louis Vuiton Dak слишком сходно с именем Louis Vuitton. Вдобавок, помимо посягательства на имя, ресторан использовал в своем логотипе и упаковке очень сходное портретное изображение известного дизайнера.

 

Название ресторана «Louis Vuitton Dak» - это игра слов, создающая смешение между именем прославленного дизайнера и названием тушек курицы на корейском языке - tondak.

 

Суд запретил владельцу ресторана по фамилии Ким использовать словесную часть товарного знака и логотип, так как использование «наносит ущерб оригинальности и ценности французского бренда».

 

Ким тут же придумал новое название ресторана - «chaLOUISVUI TONDAK». В ответ на это французский дизайнер потребовал выплаты дополнительных 14,5 миллионов корейских вон (12 750 долл. США) за нарушение первого решения суда.

 

 

Суд снова встал на сторону дизайнера и констатировал, что, несмотря на то, что название ресторана было изменено, и буквы в новом названии расположены с другими интервалами, два бренда все равно звучат почти одинаково, поэтому виновник должен выплатить сумму компенсации.

 

 

2. США: Академия наук против регистратора доменов GoDaddy
Вердикт - в пользу GoDaddy

 

В случае судебного разбирательства по киберсквоттингу, которое длилось более пяти лет, Академия кинематографических искусств и наук потерпела грандиозное поражение в связи с судебным решением в пользу GoDaddy - гиганта регистратора доменных имен.

 

Академия надеялась выиграть целых 30 миллионов долларов и, казалось, вот-вот добьется своего, учитывая предыдущие решения по делу. Первоначально Академии удалось представить суду убедительные доказательства того, что 57 доменных имен из 293 были проданы регистратором GoDaddy ввиду вероятного смешения, т.к. были очень похожи на их товарные знаки. Однако судья окружного суда США вынес вердикт о недостаточности доказательств, что у GoDaddy было недобросовестное намерение торговать такими товарными знаками, как "Academy Awards" и "Oscars".

 

Основанием иска явилось обвинение регистратора в том, что он продавал потребителям такие доменные имена как 2011Oscars.com и betacademyawards.com, разрешал парковать эти страницы и собирать часть доходов за клики с партнеров GoDaddy по рекламе.

 

Программа едва ли заработала денег. Например, домен academyawardbuzz.com насобирал всего несколько сотен долларов за рекламу и набрала меньше 50000 показов страниц в общей сложности.

 

Тем не менее, это явилось поводом к инициации судебного процесса длиною в полдесятилетия. Многие увидели в нем создание прецедента в сфере киберсквоттинга.

 

В конце объемного решения судья сделал вывод о «фундаментальной проблеме» относительно теории ответственности Академии согласно Закону о защите прав потребителей в области киберсквоттинга. Он пишет: «технические возможности GoDaddy не способны отфильтровывать все товарные знаки, в отношении которых имеются исключительные права. Это правовая обязанность Академии контролировать свои собственные товарные знаки. По сути, иск Академии сулил наложить на GoDaddy (или любую другую компанию, предлагающую парковку, хостинг или иные базовые интернет-услуги) беспрецедентную обязанность выступать в роли интернет-полиции по товарным знакам. Закон о защите прав потребителей в области киберсквоттинга не предусматривает столь широкие обязательства».

 

Примечание переводчика: Закон о защите прав потребителей в области киберсквоттинга - это закон США, принятый в 1999 году, который установил основание для таких действий как регистрация, незаконная торговля или использование доменного имени, схожего до степени смешения или разводняющего товарный знак или личное имя. Закон был разработан, чтобы помешать "киберсквоттерам", которые регистрируют доменные имена в интернете, содержащие товарные знаки, без намерения создания законного веб-сайта, а вместо этого планирующим продать доменное имя владельцу товарного знака или третьей стороне.

 

 

3. Китай: 3M против 3N
Вердикт - в пользу 3M

 

Китайский суд обязал китайскую компанию, грубо нарушившую одну из наиболее известных в мире торговых марок, возместить владельцу торговой марки значительный ущерб.

 

Африканские компании, которые прислушались к советам своих юристов и зарегистрировали свои товарные знаки в Китае, должны вдохновиться сим решением.

 

Факты в данном случае просты. Компания 3M имеет 2 зарегистрированные торговые марки 3M на территории Китая. Знаки относятся к 17 классу МКПО и охватывают "тонкие ткани или нашивки, изготовленные из светоотражающих материалов" и " светоотражающие полимерные полоски, за исключением упаковки (для улучшения и повышения видимости и безопасности)". Дочерняя компания, 3M China Ltd, использует товарные знаки по лицензии, и является производителем и дистрибьютером светоотражающей продукции, маркированной знаком 3M, в Китае с 2004 года.

 

Местная компания Changzhou Huawei Advanced Material Co Ltd («Huawei») подала заявку на регистрацию менее чем оригинального товарного знака 3N в 19 классе. Компания 3M возразила против этой заявки, но патентное ведомство приняло заявку в отношении ограниченной группы товаров. 3М подала на апелляцию в Палату по пересмотру и вынесению судебных решений по товарным знакам, которая поддержала оппозицию.

 

3M также запустила процесс по поводу нарушения товарного знака в третейском суде Ханчжоу. Компания требовала всех обычных судебных средств защиты - судебный запрет, выплаты ущерба и судебных издержек. Huawei, в свою очередь, подала ответные возражения, в которых заявила, что товарные знаки 3М и 3N не похожи, а даже если и были бы похожи, то их нельзя было бы спутать. Это связано с тем, что в течение ряда лет торговая марка 3N использовалась в отношении товаров, которые были дешевле, чем товары, маркированные знаком 3M, и что в ходе этого процесса компания создала стабильный сектор рынка. Наконец, Huawei заявила, что у нее никогда не было намерения нарушать торговую марку 3M - в рамках этого аргумента она утверждала, что обозначение 3N состоит из инициалов корпоративной философии (лозунга компании): «Новая концепция, новые технологии, новые продукты».

 

Суд первой инстанции вынес решение в пользу 3М. Он отметил, что знак 3М обладает различительной способностью и широкой известностью. Ввиду того, что оба обозначения визуально схожи, существует вероятность смешения или, по крайней мере, возникновения ассоциации. Кроме того, суд подчеркнул, что нарушение было явно преднамеренным, т.к. компания никогда не продвигала и не рекламировала свой мнимый лозунг.

 

Суд вынес предписание, запрещающее компании продавать товары, маркированные обозначением 3N и обязывающее Huawei выплатить в пользу 3М судебные издержки.

 

Huawei подала апелляцию, но Верховный суд Чжэцзяна оставил в силе решение. Суд заявил, что было бы неправильным поддержать возражение о том, что нет смешения, потому что компания-нарушитель заняла значительную долю рынка и приобрела клиентскую базу вследствие незаконного поведения. Признав это, суд бы просто направил сообщение всем потенциальным нарушителям - побеждай или уходи!

 

 

4. Индия: Zara мода против Zara еды
Вердикт - в пользу моды

 

Обозначение Zara является широко известным брендом в мире моды, использующимся в разных уголках планеты. Точно такое же обозначение применялось к ресторану, функционирующему в одном единственном индийском городе. Как вы думаете - сможет ли потребитель спутать одно с другим или предположить, что ресторан имеет отношение к «модному» бренду? Суд Дели именно так и подумал, потому что в 2010 году в Индии был открыт первый магазин под брендом Zara, а вообще, бренд появился в стране в 1986 году (через совместное предприятие), и даже были поданы несколько заявок на товарные знаки. В настоящее время ресторан функционирует просто как Tapas Bar.

 

Высокий Суд Дели запретил ответчику использовать широко известный товарный знак истца ZARA в качестве части своей торговой марки ZARA Tapas Bar для ресторана.

 

Суд особенно подчеркнул недобросовестное намерение ответчика, которое, по мнению суда, было очевидным из рекламы товарного знака. Суд подметил, что слово «ZARA» было использовано таким образом, что оно выглядело в 10 раз больше следующих за ним слов. В некоторых местах слово использовалось само по себе, не оставляя сомнений в том, что оно идентично/обманчиво похоже на товарный знак истца.

 

Суд постановил: «Если бы ответчик не хотел прославиться за счет чужой репутации, он бы не использовал слово ZARA так очевидно во фразах «ZARA Tapas Bar» или «ZARA - бар и ресторан».

 

Несмотря на то, что ZARA является распространенным женским именем, ответчику не удалось доказать универсальный характер этого слова. Кроме того, истец предоставил несколько регистраций на свое имя в отношении товарного знака Zara. Ответчик ссылался на 46 регистраций торговых марок третьих лиц, которые, как он утверждал, были схожими/идентичными обозначению Zara, например, обозначения HAZARA, KEWDA, ZARATOR, LOZAR-A и т. д., что, по мнению суда, является заблуждением.

 

Суд постановил: «Мы живем в 21 веке. По крайней мере, с начала этого века существует возможность широчайшего распространения информации через сеть интернет и телевидение. Компания ZARA ориентирована на средний класс. Потребители в Индии не могли оставаться в неведении об этой компании и ее продуктах».

 

 

5. Индия: обозначение Eclairs принадлежат Cadbury или всем?
Вердикт - в пользу общественности

 

Компания Cadbury очень щепетильно относится к интеллектуальной собственности. В некоторых странах фирма закрепила за собой право на использование оттенка фиолетового цвета на обертке для шоколада. В Индии было зарегистрировано 3 товарных знака, содержащих слово Eclairs - Chocolate Eclairs, Orange Flavoured Chocolate Eclairs и Chocolate Eclairs Pop. Однако, все три обозначения не использовались, несмотря на то, что были зарегистрированы аж в 1972 году.

 

ITC Ltd выиграла битву, которая длилась свыше 10 лет. Согласно решению Апелляционной Палаты по интеллектуальной собственности, Cadbury больше не является владельцем трех товарных знаков. Данные товарные знаки были удалены из реестра товарных знаков, т.к., по мнению Палаты, Cadbury не смогла доказать использование данных обозначений после того, как они были зарегистрированы.

 

Единственное возражение ответчика заключается в том, что он является владельцем знаков де юре как в Индии, так и за рубежом.

 

Раздел 47 Закона О товарных знаках 1999 года предусматривает удаление Палатой товарного знака на основании неиспользования или отсутствия доказательств использования в течение пяти непрерывных лет с даты подачи заявки на регистрацию товарного знака.

 

Остается загадкой, почему Cadbury не сумела доказать использование знаков, при том что использование может быть доказано подтверждением рекламирования продукта и демонстрацией того, что продукт был в обращении на рынке.

 

Это, однако, не означает, что Cadbury больше не сможет использовать слово Eclairs на своих продуктах. Ведь не нужна регистрация, чтобы использовать имя. Eclair (эклер) - это общее слово, и каждый имеет право использовать его.

 

 

6. London Dairy против Londonderry
Вердикт - в пользу Londonderry

 

Компания London Dairy продает мороженое премиум-класса. Компания Londonderry продает недорогие кондитерские изделия.

 

Фонетически оба обозначения звучат одинаково. Однако, всё остальное, за исключением звучания, разное.

 

 

Суд установил отсутствие визуального и структурного сходства и за неимением доказательств обмана, искажения или одинаковости цветовой схемы, внешнего товарного вида продуктов и их цены, встал на сторону ответчика (Londonderry).

 

 

7. Bata обувь против Bata пеноматериалов
Вердикт - в пользу пеноматериалов

 

В 1980-х годах производитель обуви Bata хотел прекратить деятельность компании, реализующей пенные материалы под тем же названием. Судья спросил: «Как потребители узнают, что Bata не производит пену?» Судья логично рассудил, что покупатели не будут спрашивать у продавца, произведен ли продукт изготовителем обуви.

 

 

По этой причине Bata, производитель пеноматериалов, выиграла дело, несмотря на то, что домен полностью отличается от словесной части бренда.

 

 

8. Китай: Qiaodan Sports Co. против Майкла Джордана
Вердикт - в пользу Майкла Джордана

 

Возможно один из самых широко известных брендов для обуви и логотип «Jumpman» (прыгун) столкнулись с примером «заимствования» в Китае.

 

 

Согласится кто-либо или нет, но Майкл Джордан является одним из величайших игроков в баскетбол всех времен, и он, несомненно, очень популярен. После продолжительного судебного разбирательства, длившегося более 4-х лет, китайский суд по товарным знакам наконец-то это признал.

 

 

Майкл Джордан и его бренд являются символом компании Nike и других фирм по производству модной одежды уже более 30 лет. Nike настолько ценит логотип «Прыгун», что его использование вышло за пределы баскетбола, к примеру, все Мичиган Вулверинс - игроки студенческой команды Мичиганского университета - используют логотип на майках для всех видов спорта, включая футбол.

 

 

Тем не менее, в Китае, где исключительное право на товарный знак возникает преимущественно у лица, которое подало заявку на регистрацию знака, а не у лица, которое раньше других начало использовать обозначение, словесная часть бренда Джордан фактически принадлежала другой компании. Фирма, производящая спортивную одежду под названием Qiaodan Sports обладает исключительными правами на товарный знак JORDAN в китайских иероглифах - Qiaodan, что произносится как «чи-оу-дан» и является транслитерацией имени Джордан. В Китае под руководством компании Qiaodan функционирует около 6 000 магазинов, а их логотипы поразительно схожи с логотипом «Прыгун».

 

 

В 2012 г. Джордан подал иск против китайской компании Qiaodan и ходатайствовал об аннулировании товарного знака компании в китайской транслитерации и о запрете его использования на территории Китая.

 

После того, как претензии Джордана были отклонены двумя нижестоящими судами, он подала апелляцию в Высший суд Китая.

 

Высший суд постановил, что обозначение JORDAN в китайских иероглифах должно быть возвращено в китайское патентное ведомство (после чего, предположительно, Майкл Джордан сможет получить регистрацию).

 

Согласно протоколу судебного заседания, размещенному на официальном вэб-сайте, китайская компания Qiaodan Sports Co должна прекратить использование обозначения Qiaodan в китайских иероглифах в торговле.

 

«Постановление суда гарантирует, что мои китайские фанаты и все потребители Китая теперь знают, что Qiaodan Sports и ее продукция не имеют ко мне никакого отношения», - сказал Джордан.

 

Какие выводы?

 

Во-первых, в Китае следует подавать заявку на регистрацию товарного знака как можно скорее. В отличие от других юрисдикций (например, США), в Китае не требуется доказательства использования товарного знака, чтобы получить регистрацию. Поэтому, концепция «защитной регистрации» существует в Китае, но не в Штатах. И в большинстве случаев товарный знак не может быть оспорен на основании неиспользования в течение трех лет после регистрации. Пока в Китае существует хоть какое-то подлинное добросовестное использование в течение этого трехлетнего периода, регистрация не будет аннулирована.

 

Во-вторых, следует принимать во внимание транслитерацию обозначений в китайских иероглифах. Китайский специалист по товарным знакам должен предложить ряд потенциальных китайских обозначений, фонетически эквивалентных английскому обозначению. Кроме того, возможно, что китайские потребители уже ассоциируют определенную комбинацию букв с вашим брендом как де-факто транслитерацию.

 

 

9. Россия: Valio против «Бабы Вали»
Вердикт - в пользу Valio

 

История производства финского масла уходит корнями в 1908 год. В этом году начался экспорт продукта в Россию. Сегодня масло экспортируется примерно в 30 стран.

 

Примерно в 2014 году на российских прилавках появилось сливочное масло, поразительно напоминающее упаковку финского масла Valio. Привычный для российского потребителя дизайн упаковки масла Valio с изображением девушки с кувшином на светлом фоне был разработан на несколько лет раньше.

 

 

По результатам общественного опроса, около 50% российских потребителей были введены в заблуждение и перепутали 2 продукта.

 

ООО «Валио» - российское подразделение финского концерна Valio возбудило дело в Управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу по поводу сходства до степени смешения, введения потребителей в заблуждение и нарушения Закона о защите конкуренции.

 

Покупатели, как правило, ориентируются по основным, наиболее ярким элементам товаров, в том числе цвету и стилю оформления, могут спутать внешне похожие упаковки «Баба Валя» и «Валио» и приобрести один товар вместо другого.

 

В доказательство своей позиции ООО «Валио» предоставило сравнительный анализ, выполненный патентным поверенным, согласно которому композиционное и цвето-графическое оформление упаковок являются практически идентичными.

 

Ответчик, российская компания ООО «Традиция», не согласился с истцом, однако в ходе процесса изменил упаковку своего масла.

 

 

В итоге, предписание УФАС не было выдано, но, несмотря на это, сходство до степени смешения было установлено, ответчик был признан виновным в недобросовестной конкуренции и нарушении Закона о защите конкуренции, и на него был наложен штраф в размере 110 тысяч рублей.

 

Для справки:
Ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции запрещает недобросовестную конкуренцию.
За подобное нарушение ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ предусматривает административную ответственность в виде штрафа на юридических лиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей.

 

 

Авторский перевод Николевой Юлии

 

 

Оригиналы статей:

 

www.trademarknow.com/blog/9-nasty-trademark-infringement-cases-and-how-to-avoid-them

www.foxnews.com/food-drink/2016/04/21/louis-vuitton-fried-chicken-knockoff-ordered-to-pay-luxury-retailer-12000.html

www.hollywoodreporter.com/thr-esq/film-academy-loses-godaddy-oscars-821998

www.mondaq.com/southafrica/x/486460/Trademark/Chinese+Court+Sends+3N+Packing

www.inta.org/INTABulletin/Pages/India_7015.aspx

www.livemint.com/Companies/v2om2cMruwjp1CPzvPDXyO/Cadbury-loses-trademark-case-on-Eclairs.html

www.indiamart.com/proddetail/londonderry-6763989062.html

vakilsearch.com/advice/trademark-infringement-india/

www.languageconnections.com/blog/blatant-international-trademark-infringement-cases/

www.duetsblog.com/2016/12/articles/advertising/jordan-v-qiaodan-the-lessons-of-trademark-enforcement-in-china/

www.theguardian.com/world/2016/dec/08/michael-jordan-scores-partial-victory-china-trademark-case-qiaodan

vc.ru/flood/20126-baba-valya-fine

roscontrol.com/journal/news/valya-protiv-valio-schet-01/

 

НАШ АДРЕС: ул. Почтовая дом 11А корпус 6, Фёдоровское ГП
                             Ленинградская область, 187021
ТЕЛЕФОНЫ:   +7 (953) 170 8526 ;    +7 (952) 287 1680
ОГРНИП 318470400039914 ;    ИНН 470311977965
 

Изготовление и поддержка
данного сайта осуществляется
Alexey & Yulia Nikolev IS.
Провайдер: