На сегодняшний день защита прав на
интеллектуальную собственность не роскошь,
а суровая необходимость.

 
» » » Имитация или копирование: особенности доказывания в практике антимонопольной службы
на правах рекламы

Имитация или копирование: особенности доказывания в практике антимонопольной службы

 

А. А. Войцехович
патентный поверенный РФ
канд. юрид. наук,
Новосибирск

 

В настоящее время одним из наиболее распространенных способов продвижения товара или компании является использование уникального дизайна или фирменного стиля для достижения узнаваемости продукта среди потребителей и получения высокой деловой репутации на соответствующем рынке. До 2016 года, когда производители сталкивались с копированием дизайна своих товаров конкурентами, единственным способом защиты для них была комплексная правовая охрана, достигаемая путем регистрации товарного знака (размещенного на упаковке или в форме упаковки), патентования промышленного образца (дизайн упаковки, этикетки), а также фиксирования прав на различные объекты авторского права, используемые при оформлении товара и его упаковки.

 

Возможность самостоятельной защиты прав, связанных с внешним видом товара или его упаковки, а особенно фирменным стилем, появилась с вступлением в силу так называемого «четвертого антимонопольного пакета» (федеральный закон от 05.10.2015 №275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), дополнившего Закон «О защите конкуренции» (федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции») главой 2.1, которая закрепила новые составы недобросовестной конкуренции.

 

Одним из таких составов недобросовестной конкуренции являются действия, которые можно признать копированием или имитацией внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и/или его товар (ч. 2 ст. 14.6 Закона «О защите конкуренции»).

 

Согласно разъяснениям ФАС РФ, изложенным в Письме от 24.12.2015 №ИА/74666/15 «О применении «четвертого антимонопольного пакета», под копированием внешнего вида изделия понимается воспроизведение внешнего вида изделия другого хозяйствующего субъекта (предпринимателя) и введение его в гражданский оборот. Под имитацией внешнего вида товара понимается своеобразное подражание товару конкурента с целью создания у покупателей впечатления о принадлежности таких товаров линейке имитируемых товаров.

 

Не может признаваться неправомерным копирование (имитация) внешнего вида изделия или его частей, если такое копирование обусловлено исключительно их функциональным применением.

 

При подаче заявления о признании актом недобросовестной конкуренции действий по копированию или имитации дизайна товара, упаковки или фирменного стиля правообладатель обязан доказать:

1) наличие конкурентных отношений;

2) что цель использования нарушителем имитирующего дизайна или фирменного стиля заключалась во введении потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров (услуг), в результате чего нарушителем могли быть получены преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности;

3) наличие прав на дизайн товара, упаковку или фирменный стиль, и что данные права возникли раньше, чем у нарушителя, а также то, что дизайн или фирменный стиль является узнаваемым у потребителей и при этом не обусловлен функциональными особенностями товара.

 

В США выработаны два теста функциональности.

 

Первый тест называют «традиционным»: элемент является функциональным, если он имеет существенное значение для использования товара, или если он влияет на стоимость или качество изделия.

 

Второй тест - «тест конкурентной необходимости»: элемент является функциональным, если его использование производителем ставит других производителей в неблагоприятное положение, не связанное с их репутацией. Данный тест был применен в рамках дела Dippin’ Dots, Inc. v. Frosty Bites Distrib., LLC (2004).

 

Представляется недопустимым отказ в защите нарушенных прав производителя на том основании, что ни один из элементов дизайна, упаковки или фирменного стиля не зарегистрирован в качестве товарного знака либо промышленного образца.

 

Как указано в решении Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции от 26.07.2016 по делу №1-14-140/00-08-15 (дело «МТС - тариф «Свободный»): «Имитация внешнего вида товара конкурента (фирменного стиля в целом), если при этом используются некоторые элементы, присутствующие в товарном знаке конкурента, должны быть квалифицированы по п. 2 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции».

 

В настоящий момент имеется положительная практика о признании актом недобросовестной конкуренции введение в оборот товара, воспроизводящего или имитирующего фирменный стиль, в котором исполнен продукт в целом.

 

Показательным в данном случае является решение Амурского УФАС России от 23.12.2016 по делу №А-14.6/27-2016 (Холодный чай «Айси Ягода»), в котором указано: «...факт заказа заявителем для собственных нужд дизайна этикеток серии «Айси» у <...> а также использование данного дизайна в своей деятельности по производству и продаже безалкогольных напитков в период 2009-2013 годов при отсутствии возражений <...> подтвержден имеющимися в деле доказательствами. В последующем заявителем права на указанный дизайн этикеток приобретены у <...> 18.01.2016, ранее ввода в гражданский оборот продукции ответчика со спорными этикетками».

 

В данном решении антимонопольный орган подтвердил, что защита фирменного стиля упрощает процесс доказывания, поскольку не требует от производителя представления документов, доказывающих переход и наличие у него исключительного права на дизайн всех элементов фирменного стиля.

 

При этом в процессе рассмотрения в УФАС дела №06-01-01-14-17 и впоследствии в судах мы столкнулись с двумя вопросами: первый - это отсутствие понимания, что копирование и имитация это разные понятия и, как следствие, это разный процесс доказывания, суд же их абсолютно отожествляет. Второй вопрос, который так и остался не разрешенным, - возможно ли признание нарушением закона действия по имитации в целом внешнего вида упаковки при условии, что нарушитель использовал в качестве одного из элементов упаковки зарегистрированный ранее свой товарный знак.

 

Автор полагает, что в подобных ситуациях защита своего права в рамках п. 2 ст. 14.6 Закона «О защите конкуренции» возможна. Ведь при оформлении внешнего вида товара используются многочисленные элементы, такие как форма и размер, цветовая гамма, графические элементы и их расположение, а наличие незначительного по размеру индивидуализирующего элемента, такого как товарный знак, скорее всего, не повлияет на фактическую идентификацию потребителями товара. Но в любом случае при оценке того, имели ли место копирование или имитация внешнего вида товара, даже при использовании нарушителем своего товарного знака, необходимо будет руководствоваться мнением рядового потребителя, которое может быть получено при помощи социологических опросов.

 

Во всех делах, связанных с копированием или имитацией, важнейшим доказательством является социологический опрос, результаты которого могут быть представлены сторонами. Анализ результатов таких опросов в 13 делах, рассмотренных в 2016-2018 годах, позволяет утверждать, что стороны зачастую неправильно формулируют вопросы, в результате чего опрос как доказательство становится не эффективным. Зачастую вопросы формулируют социологи, которые не всегда осознают, какую именно информацию необходимо получить в результате опроса, поэтому юристы должны принимать непосредственное участие в формулировках вопросов.

 

Например, в социологическом опросе в деле, связанном с копированием или имитацией, можно использовать следующие вопросы:

- товары, упакованные в исследуемые упаковки, произведены одной или связанными компаниями;

- если бы Вы приобрели товар одного из тестируемых производителей (можно точно определить какой товар), и он бы Вам не понравился, то Ваше мнение о другом товаре (можно точно определить какой товар) изменилось бы в худшую сторону;

- упаковки тестируемых товаров ассоциируются между собой, несмотря на отдельные отличия;

- какой элемент дизайна упаковки (фирменного стиля) акцентирует на себя внимание;

- кто является производителем товара в исследуемом дизайне.

 

На сегодняшний день также существуют дела такой категории, где при принятии решения УФАС учитывал представленные результаты искусствоведческой экспертизы с целью выявления переработки дизайна конкурентом производителя. В частности, с учетом заключений такой экспертизы комиссия Курского УФАС России установила акт недобросовестной конкуренции, выразившийся в незаконном использовании результата интеллектуальной деятельности (дизайна), а также копировании фирменного стиля товара производителя (решение от 06.02.2017 по делу №03-05/47-2016).

 

 

ВЫВОДЫ

 

  1. Очевидно, что к способу защиты своих прав, предусмотренному п. 2 ст. 14.6 Закона «О защите конкуренции», субъекты будут прибегать чаще, что подтверждается ростом дел.
  2. Новая статья Закона «О защите конкуренции» направлена, прежде всего, на защиту прав в случае отсутствия зарегистрированных прав на объекты интеллектуальной собственности.
  3. При установлении факта имитации или копировании внешнего вида товара, упаковки или фирменного стиля правоприменительные органы могут руководствоваться критериями сходства до степени смешения, но это не единственный факт, который необходимо доказать.
  4. Наличие собственного зарегистрированного товарного знака не исключает признание копирования или имитации внешнего вида товара субъекта-конкурента. В любом случае лишь практика антимонопольных и судебных органов окончательно разрешит все вопросы, которые возникают и могут возникнуть при применении новой статьи.

 


Петербургские коллегиальные чтения - 2018

 

Сборник докладов научно-практической конференции

(Санкт-Петербург, 27-29 июня 2018 г.)

 

Данный текст публикуется исключительно в целях пропаганды и просветительской деятельности в области прав интеллектуальной собственности. Основная цель публикации ознакомить граждан России с основами защиты прав на интеллектуальную собственность и для стимулирования интереса именно к этой теме.

 

НАШ АДРЕС: ул. Почтовая дом 11А корпус 6, Фёдоровское ГП
                             Ленинградская область, 187021
ТЕЛЕФОНЫ:   +7 (953) 170 8526 ;    +7 (952) 287 1680
ОГРНИП 318470400039914 ;    ИНН 470311977965
 

Изготовление и поддержка
данного сайта осуществляется
Alexey & Yulia Nikolev IS.
Провайдер: