На сегодняшний день защита прав на
интеллектуальную собственность не роскошь,
а суровая необходимость.

 
» » » Особенности процедуры международной регистрации товарного знака с территориальным расширением на Евросоюз
на правах рекламы

Особенности процедуры международной регистрации товарного знака с территориальным расширением на Евросоюз


О. В. ВАХАТОВА,
латвийский патентный поверенный,
европейский поверенный по товарным знакам
и промышленным образцам,
Латвия

Международная регистрация товарного знака с территориальным расширением на ЕС стала возможной с 1 октября 2004 года, когда Европейский Союз присоединился к Мадридскому протоколу. Проверку соответствия международной регистрации требованиям, предъявляемым к товарным знакам Евросоюза, и предоставление охраны в ЕС осуществляет Бюро по гармонизации на внутреннем рынке (английская аббревиатура - OHIM (The Office of Harmonization for the Internal Market), далее - ведомство) (Текущая практика по товарным знакам «Guidelines adopted by the President on 4 December 2014 (Decision No EX-14-4) and which entered into force on 1 February 2015, as well as the set adopted on 13 June 2014 (Decision No EX-14-1) and which entered into force on 1 August 2014». [Электронный ресурс]. Режим доступа: oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-oftrade-mark-practice).

 

При подаче международной заявки с территориальным расширением на ЕС необходимо обратить внимание на выбор языков делопроизводства, перечень товаров и услуг, указание сеньоритета.

 

Если первым языком делопроизводства выбирается английский, то в формах Международного бюро ММ2/ММ3 (подача международной заявки) или ММ4 (территориальное расширение международной регистрации) необходимо отметить один из остальных четырех языков ведомства: французский, немецкий, испанский или итальянский. На одном из этих двух языков ведомство будет вести все делопроизводство в случае подачи возражения против предоставления охраны международному товарному знаку в ЕС и в делах по аннулированию товарного знака, причем язык выбирает оппонент. Мы рекомендуем в качестве второго языка указывать французский, поскольку специалистов французского легче найти и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Риге. Отсутствие отметки о выбранном втором языке в формах ММ2/ММ3 или ММ4 является основанием для предварительного отказа в охране международного товарного знака в ЕС.

 

С июня 2012 года поменялся подход ведомства к перечням товаров. Изменения произошли в результате решения Суда Европейского Союза по так называемому делу IP Translator (Вердикт Суда Европейского Союза от 19.06.2012 по делу №C-307/10. [Электронный ресурс]. Режим доступа: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-307/10). Суд Европейского Союза постановил, что перечень товаров должен быть «ясным и точным»; широкие, общие термины не допускаются. Указание перечня товаров, который не соответствует требованиям «ясности и точности», может привести к предварительному отказу. Это стоит учитывать уже при подаче международной заявки.

 

Если заявитель уже имеет национальную или международную регистрацию идентичного товарного знака, действующую в одной или нескольких странах Европейского союза в отношении тех же товаров/услуг, он может заявить сеньоритет для территориального расширения международной регистрации на ЕС, сохранив приоритет для товарного знака в этих странах, а регистрации, являющиеся основанием для сеньоритета, можно больше не поддерживать. В этом заключается смысл сеньоритета. Сеньоритет может быть также истребован только для части товаров. Для того чтобы воспользоваться этим правом, сведения о более ранней регистрации должны быть указаны в приложении к международной заявке (форма ММ17). Сеньоритет можно истребовать после публикации об охране международного товарного знака в ЕС, но в этом случае необходимо действовать через европейского поверенного по товарным знакам и промышленным образам, выбранного из списка профессиональных представителей в Бюро по гармонизации на внутреннем рынке.

 

Процедура территориального расширения международной регистрации на ЕС включает следующие этапы:

– первая публикация международной регистрации в Бюллетене товарных знаков Евросоюза;

– поиск по товарным знакам Евросоюза, составление отчета о поиске и отправка его заявителю или представителю, а также владельцам найденных товарных знаков;

– проверка перечня товаров и услуг;

– экспертиза по абсолютным основаниям для отказа;

– рассмотрение возражений против регистрации международного товарного знака;

– вторая публикация международной регистрации в Бюллетене товарных знаков Евросоюза.

 

Первая публикация производится немедленно после получения ведомством уведомления из Международного бюро ВОИС о территориальном расширении международной регистрации на ЕС. Однако если в международной заявке не был указан второй язык делопроизводства, первая публикация откладывается, пока этот недочет не будет устранен. Первая публикация содержит библиографические данные, изображение товарного знака, номера классов МКТУ и указание первого и второго языка делопроизводства, а также ссылку на публикацию международной регистрации в Бюллетене ВОИС. Перечень товаров не указывается.

 

С даты первой публикации отсчитывается срок подачи возражения против предоставления охраны международному товарному знаку в ЕС.

 

Вторая публикация завершает процедуру территориального расширения международной регистрации на ЕС и означает, что с этого момента имеющий международную регистрацию знак приобретает охрану в ЕС. В соответствии с Мадридским протоколом ведомство информирует Международное бюро ВОИС о предварительном отказе в охране товарного знака в ЕС в течение 18 месяцев с даты получения ведомством уведомления из Международного бюро ВОИС о территориальном расширении международного товарного знака на ЕС. Вторая публикация может быть осуществлена до истечения 18-тимесячного периода. Она включает номер международной регистрации, дату публикации в Международном бюллетене ВОИС, дату, номер и страницу предыдущей публикации в Бюллетене товарных знаков Евросоюза, дату второй публикации международной регистрации или территориального расширения в Бюллетене товарных знаков Евросоюза.

 

Дата второй публикации является началом отсчета пятилетнего периода, в течение которого владелец должен начать использование товарного знака, а также моментом, с которого владелец международной регистрации может реализовывать свои исключительные права на товарный знак в ЕС.

 

Причиной предварительного отказа в охране товарного знака в ЕС может быть: несоблюдение формальных требований (таких как отсутствие второго языка делопроизводства или указание нечетких, общих терминов в перечне товаров), какое-либо абсолютное основание для отказа или возражение против предоставления охраны международного товарного знака в ЕС, поданное обладателем более ранних прав.

 

Если заявитель или его представитель по международной регистрации не является резидентом ЕС, то для всех действий по преодолению предварительного отказа требуется назначить представителя из списка профессиональных представителей в Бюро по гармонизации на внутреннем рынке. Более того, для нерезидентов ЕС любое уведомление о предварительном отказе содержит требование о назначении представителя. Для того чтобы назначить представителя, необходимо просто отправить письмо с соответствующей информацией в ведомство. Однако по сравнению с другими юрисдикциями ведомство дает очень мало времени для этого действия - всего лишь два месяца с даты уведомления о предварительном отказе. С учетом времени на пересылку уведомления из ведомства в Международное бюро ВОИС и далее заявителю действия по назначению представителя должны быть очень оперативными.

 

Если в международной заявке не был указан второй язык или заявлен широкий перечень товаров, ведомство уведомляет о предварительном отказе и дает два месяца для устранения недостатка. В ответе на предварительный отказ необходимо также назначить представителя. Проигнорировать даже такой формальный предварительный отказ нельзя, иначе ведомство выдаст уведомление об окончательном отказе.

 

Если предварительный отказ относится только к части товаров, а ответ на него не представлен, то дальнейшее делопроизводство продолжается в отношении остальных товаров.

 

Ведомство уведомляет о предварительном отказе в охране международного товарного знака в ЕС по формальным или абсолютным основаниям в течение шести месяцев с даты первой публикации. Если до этого момента уведомление о предварительном отказе не было направлено в Международное бюро ВОИС, считается, что экспертиза успешно завершена.

 

Любое физическое или юридическое лицо или группа лиц, представляющих производителей, поставщиков услуг, коммерческие организации или потребителей, может подать в ведомство письменные замечания против предоставления охраны в ЕС международному товарному знаку с указанием абсолютных оснований для отказа в охране. Замечания третьих лиц могут быть поданы до окончания срока подачи возражения или до окончания рассмотрения возражения, но не позднее 18 месяцев с даты получения ведомством уведомления из Международного бюро ВОИС о территориальном расширении международного товарного знака на ЕС. Если ведомство считает замечания третьих лиц обоснованными, оно выдает уведомление о предварительном отказе, не упоминая замечания третьих лиц. Замечания третьих лиц, поданные после завершения экспертизы, прикладываются к уведомлению о предварительном отказе. Третьи лица не привлекаются к рассмотрению своих замечаний.

 

Если ведомство считает замечания третьих лиц необоснованными, оно пересылает их заявителю, не уведомляя Международное бюро ВОИС.

 

Ведомство не отказывает в охране на основании более ранних исключительных прав других лиц, но дает возможность обладателям более ранних прав подать возражение против предоставления охраны международному товарному знаку в ЕС. Возражение может быть подано в течение трех месяцев в период между шестью и девятью месяцами с даты первой публикации. Срок подачи возражения - фиксированный и не зависит от стадии делопроизводства по предварительному отказу по абсолютным основаниям. Однако рассмотрение возражения может быть приостановлено до завершения уже начатого делопроизводства по предварительному отказу. Возражения, поданные ранее шести месяцев с даты первой публикации, считаются поданными в первый день срока подачи возражения.

 

Копию формального заявления о возражении (англ. - notice of opposition) ведомство направляет заявителю или его представителю по международной регистрации и предлагает в течение одного месяца с даты получения этой корреспонденции (обычно 1,5 месяца) назначить представителя. Назначение представителя на данном этапе не является обязательным, но дает неоспоримые преимущества в дальнейшем делопроизводстве по возражению.

 

Ведомство проводит проверку соответствия возражения формальным требованиям и направляет заявителю уведомление, в котором содержится требование в течение двух месяцев назначить представителя (если он еще не был назначен) и информация о сроках подачи письменных аргументов и представления доказательств. Параллельно уведомление о предварительном отказе в охране международного товарного знака в ЕС направляется в Международное бюро ВОИС, которое публикует его в своем бюллетене.

 

Если заявитель не назначил представителя в течение двух месяцев, ведомство отказывает в охране товарного знака в ЕС, т. е. выдает окончательный отказ, не рассматривая возражение. Но назначенный представитель может запросить ведомство о продлении срока подачи ответа на предварительный отказ.

 

Одна из основных стадий процедуры возражения против предоставления охраны международному товарному знаку с территориальным расширением на ЕС - это период «cooling-off» или так называемый период примирения. В этот период стороны (т. е. заявитель и оппонент) получают возможность найти компромисс и прийти к соглашению о прекращении дела без дополнительных затрат.

 

После подачи возражения стороны в течение двух месяцев могут вести переговоры; этот период можно продлить еще на 22 месяца, но нельзя его пропустить и перейти сразу к следующей стадии (Анохин В. И., Балтрумович Б. Ю. Худой мир лучше доброй ссоры. Возражение против регистрации товарного знака Евросоюза: мирное урегулирование //Патентный поверенный. 2014. №3).

 

Ведомство предоставляет одинаковый срок для указания представителя и для периода примирения, дающего возможность сторонам прийти к соглашению без вмешательства ведомства и подачи развернутой аргументации, доказательств и т. д. Если заявитель назначает представителя в крайний срок, теряется очень существенный этап процедуры возражения.

 

Если заявитель решает отказаться от территориального расширения на ЕС, он подает заявление в Международное бюро ВОИС. Таким же образом можно сделать ограничение перечня товаров, чтобы преодолеть предварительный отказ. Кроме того, ограничение перечня может быть произведено путем подачи заявления в ведомство, но только в случае, если это происходит в рамках ответа на предварительный отказ. При этом следует учитывать, что сокращение перечня товаров, поданное в Международное бюро ВОИС, занимает больше времени и не всегда производится в течение срока, предоставленного заявителю для назначения представителя и мирного урегулирования дела по возражению.

 

В результате рассмотрения возражения ведомство также выносит решение о расходах, в соответствии с которым проигравшая сторона обязана возместить выигравшей стороне расходы, связанные с рассмотрением возражения. Решение о расходах не выносится, если:

– стороны договорились и подали в ведомство соглашение о том, что каждая сторона сама несет свои расходы, или о других условиях компенсации;

– возражение отозвано в период примирения. В этом случае ведомство возвращает уплаченную пошлину за подачу возражения оппоненту;

– заявитель не назначил представителя в установленный срок, в результате чего ведомство отказало в охране товарного знака в ЕС, не рассматривая возражение.

 

Поэтому, если возражение затрагивает только те товары, от которых заявитель готов отказаться, необходимо действовать оперативно, чтобы успеть добиться соглашения с оппонентом в период примирения (об отзыве возражения или продлении периода примирения), или, если заявитель не желает защищать свой товарный знак, не предпринимать никаких действий по возражению и не назначать представителя. Тогда можно избежать решения ведомства о расходах.

 

Окончательный отказ может быть оспорен путем подачи апелляции в апелляционный совет ведомства. Срок подачи апелляции - два месяца с даты уведомления об окончательном отказе в охране международного товарного знака в ЕС.

 

Если международная регистрация с территориальным расширением на ЕС невозможна, то в зависимости от причины предлагается воспользоваться следующими процедурами.

 

1) В случае прекращения действия международной регистрации из-за проблем с базовой регистрацией в пятилетний период с даты второй публикации («центральная атака») возможно преобразование международной регистрации в заявку на регистрацию товарного знака Евросоюза.

Территориальное расширение на ЕС должно быть действительным на дату подачи заявления о преобразовании международной регистрации, т. е. на этот момент окончательное решение об отказе в охране международного товарного знака в ЕС не должно вступить в силу. В противном случае будет отсутствовать объект для преобразования.

 

2) Если окончательное решение об отказе в охране международного товарного знака в ЕС вступило в силу или территориальное расширение на ЕС прекратило действие по причинам, не связанным с базовой регистрацией, возможна только конверсия. Конверсия должна быть произведена в течение трех месяцев с даты вступления в силу окончательного решения.

 

3) Конверсия возможна также в случае «центральной атаки» на базовую регистрацию.

 

Конверсия территориального расширения международной регистрации на ЕС может быть произведена двумя способами:

– преобразование в национальные товарные знаки путем подачи заявок в национальные патентные ведомства стран ЕС;

– территориальное расширение международной регистрации на отдельные страны ЕС - участницы Мадридского системы. (Мальта не является членом Мадридского соглашения или протокола).

 

Заявление о конверсии, в том числе для территориального расширения международной регистрации на отдельные страны ЕС, сначала подается в OHIM, а не в патентное ведомство страны происхождения или Международное бюро ВОИС, в которых процедура конверсии завершается.

 

Мы рассмотрели основные особенности международной регистрации товарных знаков с территориальным расширением на ЕС, которые являются важными для заявителей-нерезидентов стран Европейского Союза.

 


 

Петербургские коллегиальные чтения - 2015

Сборник докладов научно-практической конференции
(Санкт-Петербург, 24-26 июня 2015 г.)

 

Данный текст публикуется исключительно в целях пропаганды и просветительской деятельности в области прав интеллектуальной собственности. Основная цель публикации ознакомить граждан России с основами защиты прав на интеллектуальную собственность и для стимулирования интереса именно к этой теме.

НАШ АДРЕС: ул. Почтовая дом 11А корпус 6, Фёдоровское ГП
                             Ленинградская область, 187021
ТЕЛЕФОНЫ:   +7 (953) 170 8526 ;    +7 (952) 287 1680
ОГРНИП 318470400039914 ;    ИНН 470311977965
 

Изготовление и поддержка
данного сайта осуществляется
Alexey & Yulia Nikolev IS.
Провайдер: