На сегодняшний день защита прав на
интеллектуальную собственность не роскошь,
а суровая необходимость.

 
» » » Чудеса экспертизы до полного исчерпания доводов
на правах рекламы

Чудеса экспертизы до полного исчерпания доводов


В. А. МОРДВИНОВ,
член правления Ассоциации патентоведов
Санкт-Петербурга

На конференции «Санкт-Петербургские Коллегиальные чтения - 2014» мне довелось делать доклад (www.patentovedam.narod.ru/download10/sbd2014.pdf; www.youtube.com/watch?v=Z-b_HIR0AKg) о проблемах выявления сходства обозначений до степени смешения. Тогда же был проведен опрос (www.patentovedam.narod.ru/download10/sled.doc) коллег по перспективам регистрации восьми заявленных в 2012 году обозначений, включающих словесный элемент «ОРАНЖЕВЫЙ».

 

Подавляющее большинство сочувствующих товарищей, зная традиции нашей суровой экспертизы, предсказали (www.patentovedam.narod.ru/download10/sled2.jpg) полный или частичный отказ в регистрации почти по всем восьми заявкам и по всем классам.

 

Однако, по четырем заявкам (№2012744388 «ОРАНЖЕВЫЙ СТИЛЬ», №2012744394 «ОРАНЖЕВЫЙ КАБИНЕТ», №2012744408 «ОРАНЖЕВЫЙ МИР» и №2012744410 «ОРАНЖЕВЫЙ КЛУБ») решения о регистрации по всем первоначально заявленным классам (9, 16, 36, 38, 42 и 45) были приняты быстро: примерно через полтора года и без попыток каких-либо противопоставлений по сходству и без выдвижения возражений по основаниям п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

 

Прошел еще один год, и в итоге после двух с половиной лет переписки по всем восьми заявкам были приняты решения о регистрации знаков и выданы свидетельства. Однако по трем заявкам из восьми (№2012744389 «ОРАНЖЕВЫЙ КРЕДИТ», №2012744391 «ОРАНЖЕВЫЙ БАНК», №2012744393 «ОРАНЖЕВЫЙ ВКЛАД») решения были приняты, но без всех заявленных рубрик 36 класса и единственной рубрики 45 класса. Еще в одном решении (по заявке №2012744396 «ОРАНЖЕВАЯ КАРТА») заявленные услуги 36 класса были оставлены в перечне частично. При этом в ходе проведения экспертизы почти все предварительные возражения экспертизы были сняты, но в последний момент выдвинуты новые: о введении в заблуждение относительно компании, оказывающей однородные услуги, в связи с появлением в 2014 году фирменного наименования ООО «БАНК ОРАНЖЕВЫЙ». Таковы итоги экспертизы (www.patentovedam.narod.ru/download10/sled5.doc).

 

Впечатляет разнообразие мотивов отказа и формулировок, используемых экспертами ФИПС примерно в одинаковых условиях.

 

Первой боевые действия против пакета «оранжевых» обозначений открыла государственный эксперт Тихомирова Л. В. Она посчитала, что обозначение «ОРАНЖЕВЫЙ КРЕДИТ» может ввести потребителя в заблуждение относительно назначения части услуг 36 класса (недвижимость и страхование).

 

Кроме того эксперт Тихомирова Л. В. первой объявила о якобы сходстве до степени смешения заявленного обозначения «ОРАНЖЕВЫЙ КРЕДИТ» и зарегистрированного ранее товарного знака «ОРАНЖЕВЫЙ» №329196. Следом за ней аналогичное противопоставление выдвинули эксперты Рассмотрова А. С., Гулиев Э. К. и Вишнякова Л. Н. по обозначениям «ОРАНЖЕВАЯ КАРТА», «ОРАНЖЕВЫЙ БАНК», «ОРАНЖЕВЫЙ ВКЛАД» соответственно.

 

Причем эксперт Рассмотрова А. С. расширила объем возражений, назвав словесный элемент «карта» неохраняемым для огромного перечня рубрик 9, 16, 36, 38 и 42 классов и способным ввести в заблуждение относительно вида и назначения товаров (услуг) по всем остальным заявленным рубрикам. Кроме того эксперт Рассмотрова А. С. объявила, что обозначение «ОРАНЖЕВАЯ КАРТА» противоречит общественным интересам... в Бельгии, так как там оно используется для ограничения въезда и выезда жен специалистов и некоторых категорий беженцев. Пришлось писать обстоятельный ответ (www.patentovedam.narod.ru/download10/k.doc), задавая, в частности, встречные вопросы: - Откуда у среднего российского потребителя (с которым, наверное, отождествляет себя эксперт) столь глубокие знания по столь узкому вопросу эмиграции в Бельгию? - На чьи «общественные интересы» работает эксперт? (Уж не на интересы ли западной антироссийской пропаганды, угрожающей нашей стране «санкциями» со стороны агрессивного блока НАТО?). - Зачем эксперт хочет подорвать основы экономического благосостояния России (и Роспатента, в частности), отдавая предпочтение незарегистрированному в России обозначению, используемому в другой стране, и следуя отсутствующему в российском законодательстве принципу абсолютной новизны обозначения? - Какие именно услуги оказываются по оранжевой карте в Бельгии, и какое отношение они имеют к товарам и услугам, на которые претендует заявитель в заявке №2012744396, однородны ли они?

 

В результате долгой переписки эксперт Рассмотрова А. С. отказалась от своих первоначальных возражений против регистрации, но... подхватила новые, придуманные ее коллегами!

 

Государственный эксперт Гулиев Э. К. пошел еще дальше и обвинил обозначение «ОРАНЖЕВЫЙ БАНК» - в дополнение ко всем упомянутым прежним грехам - в отсутствии различительной способности, после чего был отстранен от делопроизводства по заявке.

 

Ведущий государственный эксперт Вишнякова Л. Н. выдвинула минимальное число возражений против регистрации обозначения «ОРАНЖЕВЫЙ ВКЛАД» (только по части услуг 36 класса, не относящихся к «вкладам»), и, как и все ранее упомянутые эксперты, противопоставила якобы сходный до степени смешения товарный знак «ОРАНЖЕВЫЙ» №329196. При дальнейшей переписке она признала ответные доводы заявителя убедительными и сняла свои первоначальные возражения.

 

Однако опытный эксперт Вишнякова Л. Н. сыграла, полагаю, главную роль в разработке стратегии отказа в регистрации четырех упомянутых выше обозначений для услуг 36 класса, которой позднее придерживались по другим заявкам эксперты Тихомирова Л. В., Рассмотрова А. С., Митюкова Л. В., Мартышевская Н. В. Дело в том, что эксперт Вишнякова Л. Н. ошибочно истолковала статью 1252 ГК РФ, и вопреки здравому смыслу, а также нарушая данные когда-то обязательства руководства Роспатента вести экспертизу до полного исчерпания доводов, систематически (и при подготовке запроса, и при подготовке решения о регистрации) настаивала на том, что найденное ею в сети Интернет фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью «Банк Оранжевый», образовавшегося 26 февраля 2014 года, «старше» заявки на товарный знак «ОРАНЖЕВЫЙ ВКЛАД» с приоритетом от 19 декабря 2012 года якобы потому, что «исключительное право» на фирменное наименование уже возникло в день государственной регистрации банка, а исключительного права на товарный знак «ОРАНЖЕВЫЙ ВКЛАД» еще нет, и появится оно только после регистрации знака.

 

Однако в соответствии с п. 8 ст. 1483 ГК РФ возможен единственный вариант противопоставления сходного фирменного наименования заявленному обозначению: «Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием... права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».

 

Вызывает удивление, что опытный эксперт Вишнякова Л. Н. делает вид, что не знает этого важного уточнения в ГК РФ. Или можно предположить, что вопреки своим убеждениям и независимости экспертизы эксперт Вишнякова Л. Н. идет на поводу некоторых руководящих работников ФИПС, по тем или иным причинам заинтересованных в усилении отказных тенденций при экспертизе заявок. Все это создает предпосылки к затягиванию делопроизводства, и в конечном итоге - ущемляет интересы заявителей в ситуации, когда в соответствии с п. 1 ст. 1499 ГК РФ проверка заявленного обозначения по п. 8 ст. 1483 в ходе проведения экспертизы вообще не должна проводиться.

 

После принятия экспертизой решения о регистрации товарного знака «ОРАНЖЕВЫЙ ВКЛАД» в отношении пяти из шести заявленных классов МКТУ (09, 16, 38, 42 и 45) заявителем было подготовлено обращение (www.patentovedam.narod.ru/download10/obrkirij.pdf) к И.О. руководителя Роспатента Л. Л. Кирий (копия направлена в службу качества ФИПС) с просьбой дать указание экспертизе, допустившей очевидную ошибку, распространить свое решение о регистрации обозначения «ОРАНЖЕВЫЙ ВКЛАД» на все первоначально заявленные услуги, включая все услуги 36 класса. Однако обращение было оставлено без ответа по существу, вместо чего от имени начальника Управления организации предоставления государственных услуг Д. В. Травникова поступила стандартная отписка - письмо (www.patentovedam.narod.ru/download10/ottrav.jpg) с предложением оспорить решение Роспатента о регистрации товарного знака в соответствии с п. 1 ст. 1500 ГК РФ и с признанием обоснованности доводов относительно длительного срока рассмотрения заявок, что повлечет за собой принятие мер административного характера к соответствующим лицам, допустившим упущения. Насколько можно понять, никакой разъяснительной работы с конкретными экспертами по особенностям законодательства о товарных знаках и фирменных наименованиях в Отделении товарных знаков проведено не было, поскольку скоро поступили еще три ущербных, на наш взгляд, решения о регистрации обозначений с подозрительной идентичностью возражений против регистрации по 36 классу МКТУ, которые прямо противоречат п. 1 ст. 1499 и п. 8. ст. 1483 ГК РФ.

 

Приходится согласиться с напрашивающимся выводом - многие эксперты ФИПС не знают положений ГК РФ, поэтому в новом Административном регламенте (если он когда-нибудь появится) все-таки нужны подробные разъяснения, касающиеся методики сопоставления обозначений, включая прямые запреты экспертам тратить свое и чужое время на те экспертные оценки, которые явно не рекомендованы ГК РФ.

 

А пока хотелось бы надеяться на то, что в Отделении товарных знаков под контролем Службы качества ФИПС проведут специальный семинар по этим вопросам, те эксперты, которые ориентируются в ГК РФ, расскажут остальным про тонкости законодательства о товарных знаках. При этом следует напомнить молодым экспертам, что при экспертизе обозначений, состоящих из двух и более слов, нельзя «вырывать» отдельные слова из цельного обозначения и отказывать в его регистрации только потому, что в его составе может присутствовать единственный словесный элемент, который только в отдельных вариантах словоупотребления может трактоваться как «видовой», «отраслевой» и «неохраняемый».

 

На основе анализа уведомлений и запросов по восьми сходным заявкам, приведенным в таблице (www.patentovedam.narod.ru/download10/sled5.doc), создается впечатление, что больше половины молодых экспертов почти за три года делопроизводства так и не смогли поверить своим глазам, разобраться и убедить себя и других заинтересованных лиц, почему в Госреестре товарных знаков РФ содержатся сотни и тысячи обозначений, включающих в своем составе якобы «неохраняемые» для товаров и услуг 9, 36 и 45 классов и «вводящие в заблуждение в остальных классах» словесные элементы: ВКЛАД, КАРТА, КРЕДИТ, БАНК?

 

А на самом деле все очень просто и понятно!

 

По каждому уведомлению заявителем в распоряжение экспертов были представлены исчерпывающие доводы с примерами абсолютной законности регистрации подобных товарных знаков. В частности были представлены следующие результаты поиска зарегистрированных знаков:

www.patentovedam.narod.ru/download10/vklad.pdf (по словесному элементу «ВКЛАД»);

www.patentovedam.narod.ru/download10/karta1.pdf (по словесному элементу «КАРТА»);

www.patentovedam.narod.ru/download10/credit.pdf (по словесному элементу «КРЕДИТ»);

www.patentovedam.narod.ru/download10/bank.pdf (по словесному элементу «БАНК»).

 

Анализ результатов поиска показывает, что для составных обозначений с минимальными признаками суггестивности совершенно разные опытные и независимые эксперты не только не отказывают в регистрации, но и не применяют дискламацию словесного элемента ВКЛАД (КАРТА, КРЕДИТ или БАНК), даже по классу 36. И это не ошибки экспертов, а результат их вдумчивого отношения к анализу возможной суггестивности многословных обозначений, в которых один из элементов (в случае автономного использования) иногда мог бы быть признан видовым, отраслевым и неохраняемым. В условиях же использования составного обозначения в большинстве случаев можно признать, что анализируемый элемент не является описательным, что следует из Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений. - Утв. Приказом Роспатента 23.03.2001 №39 (в ред. Приказа Роспатента от 06.07.2001 №91)), где специально оговорено: «Следует, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным».

 

Также анализ результатов поиска показывает, что подавляющее большинство обозначений с такими словесными элементами, как ВКЛАД, КАРТА, КРЕДИТ или БАНК, в сочетании с других словесными элементами, делающими обозначение в целом суггестивным и фантазийным, признаны экспертизой охраняемыми по всем рубрикам во всех классах (9, 16, 36, 38, 42 и 45). При этом все заявленные рубрики оставлены в действующих регистрациях, так как эти словесные элементы в сочетании с другими фантазийными элементами (в том числе, со словесным элементом ОРАНЖЕВЫЙ) никак не способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, назначения товаров (услуг). В Определении Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.03.2009 №ВАС-3841/09 также указывается, что обозначение, являющееся словосочетанием, представляющим законченное сообщение, «следует рассматривать в целом, как семантически и синтаксически неделимое обозначение», в котором «использованы стилистические и семантические приемы (тропы), благодаря которым обнаруживается новый смысловой оттенок, вступающий во взаимодействие со словарным значением входящих в него слов, что делает указанное словосочетание образным и запоминающимся».

 

Как привлечь внимание к наболевшим проблемам экспертизы тех немногих специалистов 18 отдела, которые сейчас работают над приведением правил экспертизы товарных знаков в соответствие с требованиями новой редакции ГК РФ?

 


 

Петербургские коллегиальные чтения - 2015

Сборник докладов научно-практической конференции
(Санкт-Петербург, 24-26 июня 2015 г.)

 

Данный текст публикуется исключительно в целях пропаганды и просветительской деятельности в области прав интеллектуальной собственности. Основная цель публикации ознакомить граждан России с основами защиты прав на интеллектуальную собственность и для стимулирования интереса именно к этой теме.

НАШ АДРЕС: ул. Почтовая дом 11А корпус 6, Фёдоровское ГП
                             Ленинградская область, 187021
ТЕЛЕФОНЫ:   +7 (953) 170 8526 ;    +7 (952) 287 1680
ОГРНИП 318470400039914 ;    ИНН 470311977965
 

Изготовление и поддержка
данного сайта осуществляется
Alexey & Yulia Nikolev IS.
Провайдер: