На сегодняшний день защита прав на
интеллектуальную собственность не роскошь,
а суровая необходимость.

 
» » » Дистрибьюторский или лицензионный договоры: что выбрать?
на правах рекламы

Дистрибьюторский или лицензионный договоры: что выбрать?


Е. П. БЕДАРЕВА,
юрист, российский и евразийский патентный
поверенный, Санкт Петербург

Довольно часто российские компании в связи с продвижением товаров зарубежных партнеров на территорию РФ сталкиваются с необходимостью регистрации в Роспатенте лицензионных договоров на использование товарных знаков, которыми маркированы товары, распространяемые в рамках дистрибьюторского договора.

 

 

Дистрибьюторский договор

 

На сегодняшний день дистрибьюторский договор является договором, который прямо не определен как ГК РФ, так и специальным законодательством, поэтому стороны свободны в определении его условий. Дистрибьюторские договоры, как правило, содержат элементы различных видов договоров, т. е. является договорами смешанного типа, которые сочетают в себе признаки договоров купли-продажи, поставки, перевозки, агентского договора и иных видов обязательств. При этом отличительным признаком дистрибьюторского договора являются не отдельные обязанности сторон, а общая цель совокупности правовых отношений, регулируемых дистрибьюторским договором, - распространение и продвижение товара, являющегося предметом соглашения, на определенных (территориальных, товарных) рынках.

 

В связи с этим:

1) поставщик обеспечивает дистрибьютору привилегированное положение на данной территории, а именно, эксклюзивное право на покупку товаров у данного поставщика;

2) отношения по дистрибьюторскому договору осуществляется на определенной территории в течение определенного периода с целью создания условий для сотрудничества, которое носит не эпизодический, а длящийся характер;

3) как привило, дистрибьютор воздерживается от аналогичных действий в отношении конкурирующий товаров других производителей;

4) дистрибьютор практически всегда осуществляет сбыт товаров под товарными знаками поставщика.

 

Согласно международной практике, получая эксклюзивные права на распространение продукции поставщика, дистрибьютор, в свою очередь, как правило, берет на себя обязанности не заключать аналогичных сделок в отношении продукции, которая прямо или косвенно может конкурировать с продукцией поставщика.

 

Одним из существенных условий дистрибьюторского договора является территориальный характер деятельности дистрибьютора. Это означает, что дистрибьютор должен осуществлять продвижение и распространение товара на оговоренной сторонами территории.

 

Другим существенным условием дистрибьюторского договора является тот факт, что продукция, распространяемая по такому договору, маркирована товарными знаками поставщика.

 

 

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

 

Согласно пунктам 1 и 2 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак обязуется предоставить другой стороне право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых товарный знак зарегистрирован.

 

Существенными условиями лицензионного договора являются: вид лицензии (исключительная или неисключительная), срок действия договора, территория, вознаграждение, способы использования товарного знака, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

 

Распространенной практикой является закрепление процессуальных гарантий лицензиара в случае незаконных действий третьих лиц, ведущих к нарушению исключительных прав. При отсутствии в договоре условия о распределении обязанностей по защите нарушенных прав судебная практика большинства стран исходит из следующего правила: при исключительной лицензии обязанность принятия защитных мер возлагается на лицензиара; при простой (неисключительной) лицензии он к этому не обязан, но лицензиат может отказаться от договора в случае бездействия лицензиара.

 

Согласно п. 7 ст. 1232 ГК РФ несоблюдение требования о государственной регистрации предоставления другому лицу права использования товарного знака такое предоставление права использования считается несостоявшимся.

 

Новая редакция п. 3. ст. 1232 ГК РФ, действующая с 1 октября 2014 г., предусматривает государственную регистрацию предоставления права использования на основании заявления сторон, а не на основании государственной регистрации лицензионного договора, как это было ранее.

 

Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; удостоверенная нотариусом выписка из договора; сам договор.

 

В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: вид договора; сведения о сторонах договора; предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на товарный знак, срока действия договора, если такой срок определен договором; территория, на которой предоставлено право использования товарным знаком, если территория определена договором; способы использования товарного знака и товары/услуги, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака; возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

 

 

Возможность отказа от практики заключения отдельного лицензионного договора

 

Основными положениями гражданского законодательства предусмотрена свобода договора (ст. 421 ГК РФ), возможность осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе, при этом юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых, не противоречащих законодательству условий договора (п. 2 ст. 1 ГК РФ).

 

Как было отмечено выше, дистрибьюторский договор является смешанным договором, поэтому, в случае принятия решения правообладателем в рамках данного договора предоставить право использования товарного знака на определенной территории с соответствующей регистрацией в Роспатенте, необходимо в текст дистрибьюторского договора включить существенные условия лицензионного договора.

 

Такими условиями должны быть вид лицензии (исключительная, неисключительная), способы использования товарных знаков, в том числе и ввоз товаров на территорию РФ, характеристика товаров, которые маркируются товарным знаком, вознаграждение, срок действия лицензии.

 

Представляется, что условия, касающиеся, например, территории, возможности одностороннего расторжения договора, срока действия договора, могут совпадать с условиями самого дистрибьюторского договора.

 

Относительно вида лицензии следует иметь в виду, что данное положение напрямую зависит от того, какая дистрибуция предполагается - исключительная или неисключительная, т.е. какую схему продвижения товара на рынке предполагает поставщик. Если право продвижения продукции на определенной территории предоставляется одному дистрибьютору, то лицензия исключительная, если нескольким - неисключительная.

 

Срок действия дистрибьюторского договора не должен превышать срока действия товарного знака. Если указан конкретный срок действия договора, то факт его продления следует регистрировать в Роспатенте.

 

Особое внимание следует уделить вопросу вознаграждения за использование товарных знаков. Лицензионные платежи должны быть выделены отдельно. Это может быть паушальный (единовременный) платеж или платежи в форме роялти. Важным моментом, на котором акцентируется внимание при проведении таможенного контроля в случае декларирования товаров, содержащих товарные знаки, является наличие лицензионного договора либо положений в дистрибьюторском договоре о праве использования товарных знаков. При этом особое внимание уделяется расчету платежей. В случае отсутствия отдельно выделенных лицензионных платежей в рамках дистрибьюторского договора возможен риск неправомерного использования товарных знаков. В связи с этим для минимизации налоговых рисков и оптимизации расходов по ввозу товаров необходимо в комплекте документов представлять детальный расчет осуществляемых за такое использование платежей.

 

Включение в условия дистрибьюторского договора существенных условий лицензионного договора с последующей регистрацией права использования товарных знаков в Роспатенте представляется возможным в связи с тем, что согласно поправкам к ст. 1232 ГК РФ Роспатент осуществляет регистрацию права на основании заявления, подписанного сторонами, при этом в упомянутой статье не указано, в рамках какого именно договора предоставлено такое право использования товарных знаков.

 

Использование варианта дистрибьюторского договора с элементами лицензионного договора требует четкого изложения существенных условий, присущих лицензионному договору, чтобы при возникновении спорных ситуаций снизить риски признания условий договора недействительными.

 

Судебной практика подтверждает, что в отношении дистрибьютора согласие правообладателя на использование товарного знака может быть выражено не только в лицензионном договоре, но и в дистрибьюторском договоре, предоставляющем право ввозить и распространять продукцию, маркированную товарным знаком правообладателя. Практика Суда по интеллектуальным правам (СИП) свидетельствуем о том, что в делах по аннулированию товарных знаков подтверждением факта использования товарных знаков правообладателем признается наличие действующих дистрибьюторских договоров на распространение продукции под конкретным товарным знаком на территории, указанной в дистрибьюторском договоре, где в явной форме выражено согласие правообладателя на введение товара в гражданский оборот на территории России, фактически идет речь об использовании товарного знака под контролем правообладателя (Постановление СИП от 14.02.2014 №С01-392/2013 по делу №А10-5176/2012).

 

Судебная практика (Например, см. Решение Арбитражного суда Московской области от 19.09.2011 по делу №А41-23406/10, Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 8 сентября 2004 г. №КГ-А40/7728 04) также стоит на позиции, что не требуется регистрации дистрибьюторских договоров, в которых не предусмотрена передача исключительного права, товарный знак не выступает в качестве предмета договора, отсутствуют какие-либо ссылки на номер свидетельства государственной регистрации и т. д. Как правило, в таких договорах нет указания на конкретные товарные знаки.

 

Таким образом, если в дистрибьюторском договоре предусматривается предоставление права использования товарного знака, то представляется, что такой договор подлежит регистрации в Роспатенте, иначе он может быть признан недействительным.

 

 

Национальный принцип исчерпания прав

 

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в п. 2 той же статьи.

 

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию. Таким образом, в РФ действует национальный, а не международный принцип исчерпания прав.

 

Порядок применения ст. 14.10 КоАП РФ разъясняется в пунктах 8-15 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 №11 «О некоторых вопросах применения Особенной части КоАП РФ».

 

Определение предмета административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, не означает, что к административной ответственности может быть привлечено лишь лицо, непосредственно разместившее соответствующий товарный знак. Способы использования товарного знака, в силу ст. 1484 ГК РФ, не ограничиваются его размещением на товаре. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом. С учетом изложенного, ст. 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории РФ, а также ввоз на территорию РФ такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории РФ.

 

Таким образом, ввоз товара, содержащего незаконное воспроизведение товарного знака, кроме случаев помещения товара под таможенные процедуры, условия которых исключают возможность введения товара в оборот на территории Российской Федерации, является одним из способов совершения рассматриваемого административного правонарушения. Следует отметить, что за данное правонарушение к административной ответственности может быть привлечено любое лицо, занимающееся реализацией товара, а не только его первый продавец. Однако хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории РФ, не образуют состава административного правонарушения, предусмотренного данной статьей.

 

 

Риски, возникающие в связи с отсутствием
регистрации права пользования товарного знака

 

1. Отсутствие регистрации права использования товарного знака, как в случае заключения отдельного лицензионного договора, так и в случае дистрибьюторского договора с элементами лицензионного, может привести к приостановлению выпуска товаров на территорию России в связи с наличием зарегистрированного в таможенном реестре РФ сходного до степени смешения товарного знака. Включение таможенными органами в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности такого товарного знака производится на основании заявления его правообладателя.

 

Согласно ст. 331 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС), если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, в частности товарные знаки, включенные в таможенный реестр, который ведется таможенным органом РФ, будут обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на 10 рабочих дней. Это означает, что если работник таможни обнаружит, что ввозимый товар содержит маркировку, сходную до степени смешения с внесенным в таможенный реестр товарным знаком, то он имеет право задержать товар, уведомив об этом правообладателя и декларанта и сообщив им о причинах и сроках приостановления.

 

Если правообладатель не ответит на запрос таможенного органа, то товар через 10 дней выпускается. Если правообладатель считает, что его права нарушены, то таможенный орган вправе возбудить дело по ст. 14.10 КоАП РФ.

 

2. Риск приостановления выпуска Товаров в связи с применением таможенными органами процедуры «ex officio» дней по заявлению третьих лиц.

 

Согласно ст. 308 федерального закона от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» таможенные органы вправе приостанавливать на срок до 10 дней выпуск товаров, содержащих товарные знаки, которые, не внесены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, при обнаружении признаков нарушения прав на товарные знаки.

 

Это означает, что если работник таможни обнаружит, что ввозимый товар содержит маркировку, сходную до степени смешения с зарегистрированным на территории РФ товарным знаком, но не внесенным в таможенный реестр, то он имеет право задержать товар, уведомив об этом правообладателя и декларанта и сообщив им о причинах и сроках приостановления.

 

В ситуации, когда отсутствует лицензионный договор, заключенный между дистрибьютором и правообладателем, либо зарегистрированный дистрибьюторский договор, существуют риски привлечения таможенными органами такого дистрибьютора к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака по ст. 14.10 КоАП, так как в судебной практике при определении правомерности/неправомерности использования товарного знака в совокупности исследуются вопросы о том, является ли лицо дистрибьютором и имеется ли лицензионный договор (См., например, Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21 октября 2008 г. №Ф09-7723/08-С1; Решение Арбитражного суда Ростовской области от 31.03.2011 по делу №А53-3080/2011).

 

3. Усложнение противодействия противоправным действиям третьих лиц, в частности параллельному импорту и производителям контрафактной продукции.

 

Заключая дистрибьюторский договор, дистрибьютор желает получить максимальную выгоду от эксклюзивного права продвигать продукцию поставщика под определенными товарными знаками, поэтому, как правило, ведет борьбу с конкурентами, которые распространяют оригинальную продукцию поставщика (правообладателя) без его согласия - так называемый параллельный импорт.

 

Наличие лицензионного договора (исключительная лицензия) или дистрибьюторского договора с условиями лицензионного договора с включенным правом предъявления претензий третьим лицам позволяет дистрибьютору использовать механизм “ex officio”и на границе пресекать уже на таможне не только действия параллельных импортеров, но и действия производителей контрафактной продукции.

 

 

ВЫВОДЫ

 

1. Предоставление права использования товарного знака в равной мере возможна как в рамках дистрибьюторского договора, так и путем заключения отдельного лицензионного договора. Вне зависимости от выбранного варианта договора это право должно быть зарегистрировано в Роспатенте. Поскольку с 1 октября 2014 года порядок регистрации права использования товарного знака стал упрощенным, регистрация осуществляется на основании заявления, подписанного сторонами договора.

 

2. При предоставлении права использования товарного знака на основе дистрибьюторского договора, в нем необходимо предусмотреть все существенные условия, характерные для лицензионного договора на использование товарного знака.

 


 

Петербургские коллегиальные чтения - 2015

Сборник докладов научно-практической конференции
(Санкт-Петербург, 24-26 июня 2015 г.)

 

Данный текст публикуется исключительно в целях пропаганды и просветительской деятельности в области прав интеллектуальной собственности. Основная цель публикации ознакомить граждан России с основами защиты прав на интеллектуальную собственность и для стимулирования интереса именно к этой теме.

НАШ АДРЕС: ул. Почтовая дом 11А корпус 6, Фёдоровское ГП
                             Ленинградская область, 187021
ТЕЛЕФОНЫ:   +7 (953) 170 8526 ;    +7 (952) 287 1680
ОГРНИП 318470400039914 ;    ИНН 470311977965
 

Изготовление и поддержка
данного сайта осуществляется
Alexey & Yulia Nikolev IS.
Провайдер: