На сегодняшний день защита прав на
интеллектуальную собственность не роскошь,
а суровая необходимость.

 
» » » Статья 6-quinquies Парижской конвенции: российская правоприменительная практика
на правах рекламы

Статья 6-quinquies Парижской конвенции: российская правоприменительная практика


Е. В. ПЕТРОВСКАЯ,
патентный поверенный РФ,
Москва

Парижская конвенция, одной из основных особенностей которой является установление национального режима для иностранных заявителей, определила и специальный режим экспертизы для некоторых владельцев иностранных товарных знаков. Речь идет о тех случаях, когда на регистрацию в национальное ведомство подается знак, ранее зарегистрированный в стране происхождения заявителя. На этот случай в статье 6-quinquies Парижской конвенции содержится исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации, и в этом перечне имеются расхождения с положениями ГК РФ, что и является в данном случае предметом исследования автора.

 

Парижская конвенция устанавливает, что при условии изначальной регистрации знака в стране происхождения, в другой стране-участнице Парижской конвенции в предоставлении аналогичной правовой охраны может быть отказано лишь по следующим основаниям:

1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

2) если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

3) если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность.

 

Чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

 

Большая часть оснований продублирована в ГК РФ, как ранее была продублирована в законе РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров» 1992 года. Однако есть интересные расхождения, которые, теоретически, призваны помочь иностранным заявителям получить правовую охрану их товарных знаков в упрощенном, льготном режиме. Сравнительный анализ положений ст. 6-quinquies Парижской конвенции и ст. 1483 ГК РФ выявляет, по меньшей мере, следующее.

 

В Парижской конвенции нет такого основания для отказа, как отсутствие различительной способности. Предполагается, что ведомство страны происхождения уже оценило обозначение по этому критерию и выдало свою положительную оценку: наличие либо изначальной, либо приобретенной в силу использования различительной способности. Повторная оценка обозначения не требуется.

 

Парижская конвенция ничего не говорит о недоминирующем положении неохраняемых элементов как обязательном условии для предоставления правовой охраны. Ключевым словом в данном случае является слово «исключительно»: если обозначение не состоит исключительно из неохраняемых элементов, ему нельзя отказывать в правовой охране.

 

Третье из выявленных отличий не отражено в ГК РФ, и на него можно обратить внимание только зная практику применения экспертами ФИПС и специалистами Палаты по патентным спорам нормы о вторичной, приобретенной в силу использования различительной способности знаков. Статья 6-quinquies Парижской конвенции требует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака, без ограничения этих фактических обстоятельств какой-либо территорией. В российской практике доказательства известности заявленного обозначения за пределами России во внимание не принимаются, на практике требуется доказать активное использование обозначения на территории России в течение не менее трех лет до даты приоритета заявки.

 

В большинстве случаев заявки от иностранных заявителей не требуют применения специального режима экспертизы, достаточно тех норм, которые содержатся в ГК. Проблемы и (поскольку нормы Парижской конвенции для иностранных заявителей более выгодны, чем нормы ГК) апеллирование к международному договору начинаются тогда, когда делается попытка получить правовую охрану в России для известного за рубежом товарного знака, единственный или доминирующий элемент которого не обладает изначальной различительной способностью. При этом в силу длительного и интенсивного использования в стране происхождения знак приобрел широкую известность и вторичную, приобретенную различительную способность. Его владелец хочет начать ввозить свой товар и в Россию, но для начала предпочитает получить исключительное право на свое обозначение на территории нашей страны. И здесь вступают в действие нормы ГК во всей своей применительно к таким ситуациям беспощадности. Наглядным примером является рассмотренная в Палате по патентным спорам в 2007 году ситуация с обозначением для колумбийского рома «RON VIEJO DE CALDAS» - когда производитель широко известного в стране происхождения и за ее пределами алкогольного напитка не смог получить правовую охрану своего знака на территории России. Несмотря на то, что обозначение RON VIEJO DE CALDAS не состоит исключительно из указаний на вид и место производства товара, а также, несмотря на представленные на рассмотрение экспертизы и Палаты по патентным спорам доказательства известности данного товарного знака у потребителей разных стран, эксперты ФИПС и вслед за ними ППС не стали применять нормы статьи 6-quinquies Парижской конвенции и отказали в регистрации на основании положений ГК РФ, указав, что ни одно из многочисленных доказательств не свидетельствует о приобретении обозначением различительной способности на территории России. Подробно данный случай описывается в статье В. Ю. Джермакяна (В. Ю. Джермакян. Приобретение различительной способности товарными знаками. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gorodissky.ru/publications/articles/?newsid=232).

 

Практически идентичный случай был в практике автора - речь шла о регистрации в России названия известного голландского сыра. В 2010 году испрашивалась правовая охрана для словесного обозначения LEERDAMMER, образованного от названия голландского города Leerdam. По итогам экспертизы в предоставлении правовой охраны было отказано со ссылкой на п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Мы попытались доказать, что название города Леердам с населением около 20 тысяч человек ничего не говорит рядовому потребителю, а если и говорит - то именно благодаря известному в Европе сыру, получившему свое название от слова Леердам. Мы ссылались на известные Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений / Под ред. О. Л. Алексеевой. - М.: Федеральный институт промышленной собственности Российского агентства по патентам и товарным знакам, 2001. - 34 с.), в которых указано, что «если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название... ему может быть предоставлена правовая охрана». Учитывая, что российским потребителям вряд ли известен голландский городок, не входящий даже в тридцатку крупнейших городов Нидерландов, нам казалось, что мы можем претендовать на правовую охрану нашего обозначения, несмотря на то, что оно практически повторяет некое географическое наименование. На рассмотрение экспертизы ФИПС, а позднее - коллегии Палаты по патентным спорам, нами были представлены как многочисленные рекламные материалы, в том числе рекламные видеоролики, транслировавшиеся по телевизору в разных странах Европы, так и копии регистраций этого обозначения в качестве товарного знака в разных странах, а также копия диплома о присуждении сыру данной марки премии «Товар года 2010» в Италии. Очевидно, что владелец известного в Европе бренда, планирующий начать поставки своего сыра в России, был крайне заинтересован в получении исключительного права на свою марку, чтобы избежать и недобросовестной конкуренции и судьбы сыра «Маасдам», название которого утратило различительную способность в результате использования различными производителями. Мы апеллировали к ст. 6-quinquies Парижской конвенции и требовали учесть все фактические обстоятельства. Тем не менее, Палата по патентным спорам сочла, что российские потребители достаточно любопытны и технически оснащены, чтобы при виде сыра новой марки обратиться к информации в сети Интернет и понять, что слово Leerdammer происходит от названия голландского городка, а значит - воспринять обозначение как описательное. То, что в той же сети Интернет сотни тысяч ссылок дают информацию именно об этом сыре единственного производителя, российские потребители, по мнению членов ППС, по-видимому, предпочли бы проигнорировать.

 

Вторая попытка получить исключительное право на слово LEERDAMMER в отношении сыров на территории России была сделана в 2011 году, и, как тогда казалось, закон был полностью на стороне заявителя, так как на сей раз испрашивалась правовая охрана для комбинированного обозначения, в котором помимо единственного слова LEERDAMMER содержались шрифтовые и цветовые элементы. По итогам экспертизы заявленного обозначения было вынесено решение о регистрации знака с исключением слова LEERDAMMER из правовой охраны, причем, в отличие от первого случая, решение экспертизы было мотивировано тем, что LEERDAMMER, судя по информации из Интернет, это сорт сыра. Решение экспертизы было оспорено в ППС, мы настаивали на применении к данной заявке норм статьи 6-quinquies Парижской конвенции, так как обозначение не состояло исключительно из указания на место производства либо на вид товара, соответственно - мы требовали регистрации знака telle quelle, без дискламации, так, как это было ранее сделано в стране происхождения. Более того, заявитель получил от мэра города Леердам официальную справку о том, что слово LEERDAMMER не является названием сорта сыра и что никто, кроме заявителя, сыра с таким названием не производит. Тем не менее, в ходе заседания стало ясно, что ни отсылки к последним абзацам ст. 7 ГК РФ и ст. 15 Конституции РФ, устанавливающим приоритет международного права, ни апеллирование к авторитетному мнению профессора Боденхаузена, указавшего в своем комментарии к Парижской конвенции (Г. Боденхаузен. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий / Перевод с французского. - М.: Прогресс, 1977, с. 126), что «заявитель, ссылаясь на регистрацию в стране происхождения... может требовать применения специальных положений ст. 6-quinquies», не работают. ППС руководствуется только нормами ГК РФ, а от заявителя требуют доказательств использования знака до даты приоритета на территории России, чего нет даже в ГК РФ. Поскольку на момент рассмотрения этого спора в ППС заявитель уже начал ввоз в Россию своего сыра, мы смогли по запросу коллегии представить доказательства присутствия этой марки на российском рынке, хотя, по нашему мнению, это совершенно не требовалось, если учитывать Парижскую конвенцию. В итоге название сыра LEERDAMMER было защищено, но со ссылкой на ГК РФ и без малейших пояснений в тексте решения относительно отказа в применении норм международного договора.

 

В течение последних пяти лет в практике неоднократно бывали случаи, когда мы получали отказ в предоставлении правовой охраны, либо решение о регистрации с дискламацией для знаков иностранных заявителей, которые при применении положений статьи 6-quinquies Парижской конвенции должны были быть зарегистрированы. Неоднократные попытки добиться применения положений статьи 6-quinquies не дали положительного результата. Последнее решение ППС утверждено уже в этом году: снова все попытки воззвать к международному договору и показать, что ни одно из предусмотренных в статье 6-quinquies оснований к нашему случаю неприменимо, разбились о ГК и требования представить доказательства использования знака на территории России. При этом нельзя утверждать, что данная норма не работает совсем. Известно, что восемь лет назад именно статья 6-quinquies помогла получить правовую охрану знаку Borjomi, который, как и в случае с ромом CALDAS и сыром Leerdammer, изначально является указанием на место происхождения/производства товара. Еще раньше, как описывает в своей книге В. Ю. Джермакян (В. Ю. Джермакян. Теория и практика охраны в Российской Федерации названий природных минеральных вод в качестве объектов промышленной собственности. - М.: ИНИЦ, 2002, с. 51), статья 6-quinquies помогла получить правовую охрану в России знаков VITTEL и VICHY (изначально - географические наименования, в результате использования в качестве товарных знаков - известные названия минеральных вод). Также известно судебное решение 2010 года по товарному знаку W Hotels, известному за рубежом гостиничному бренду: именно ссылка на статью 6-quinquies и требование рассматривать знак только с позиции содержащихся в этой статье оснований для отказа позволили заявителю получить правовую охрану своего товарного знака.

 

Тем не менее, складывается впечатление, что удачные и грамотные случаи применения как экспертами Роспатента, так и судами положений ст. 6-quinquies Парижской конвенции, остаются единичными. Например, в октябре прошлого года было принято решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-769/2014, в котором в качестве истца и ответчика участвовали две российские компании, оспаривалась регистрация знака в Роспатенте, и в решении есть ссылка на пункт С статьи 6-quinquies Парижской конвенции о необходимости принимать во внимание все фактические обстоятельства дела. И это при том, что пункт D статьи 6-quinquies прямо и недвусмысленно указывает, что никто не может воспользоваться положениями настоящей статьи, если знак, для которого испрашивается правовая охрана, не зарегистрирован в стране происхождения.

 

Представляется, что, несмотря на почти полную интеграцию положений Парижской конвенции в национальное законодательство, вопросы применения статьи 6-quinquies требуют дополнительных разъяснений как со стороны Роспатента (возможно, в виде информационных писем или прямых указаний в ГК РФ или будущем административном регламенте), так и судебных пленумов. Иначе иностранные владельцы некоторых известных за пределами России товарных знаков лишаются предусмотренного международным договором удобнейшего инструмента для защиты своих прав на территории нашей страны.

 


 

Петербургские коллегиальные чтения - 2015

Сборник докладов научно-практической конференции
(Санкт-Петербург, 24-26 июня 2015 г.)

 

Данный текст публикуется исключительно в целях пропаганды и просветительской деятельности в области прав интеллектуальной собственности. Основная цель публикации ознакомить граждан России с основами защиты прав на интеллектуальную собственность и для стимулирования интереса именно к этой теме.

НАШ АДРЕС: ул. Почтовая дом 11А корпус 6, Фёдоровское ГП
                             Ленинградская область, 187021
ТЕЛЕФОНЫ:   +7 (953) 170 8526 ;    +7 (952) 287 1680
ОГРНИП 318470400039914 ;    ИНН 470311977965
 

Изготовление и поддержка
данного сайта осуществляется
Alexey & Yulia Nikolev IS.
Провайдер: