На сегодняшний день защита прав на
интеллектуальную собственность не роскошь,
а суровая необходимость.

 
» » » Патентование полезных моделей: современное состояние
на правах рекламы

Патентование полезных моделей: современное состояние


О. Л. АЛЕКСЕЕВА,
зам. директора ФИПС,
канд. юрид. наук,
Москва

Анализ статистических данных годовых отчетов Роспатента за последние два десятилетия позволяет сделать вывод о том, что интерес к патентованию полезных моделей (далее - ПМ) непрерывно растет, ослабевая лишь в периоды экономических спадов. Так, в период 2010-2014 гг. число ежегодно подаваемых заявок на ПМ увеличилось с 12262 до 14358, и лишь в 2014 году, по известным экономическим причинам, - снизилось на 2,8%, в то время как число заявок на изобретения (далее - ИЗ) в том же 2014 году сократилось более чем на 10%.

 

Вместе с тем, многие специалисты прогнозируют, что в ближайшие годы произойдет резкий спад интереса хозяйствующих субъектов к патентованию ПМ в связи с принятием Федерального закона от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон №35-ФЗ).

 

Так что ожидает институт ПМ в связи с последними изменениями, внесенными в Гражданский кодекс (далее - ГК)?

 

 

Характеристика основных изменений, внесенных в ГК

 

По сравнению с ранее действовавшими нормами Законом №35-ФЗ:

– введена полная проверочная экспертиза заявок на ПМ;

– формула ПМ ограничена одним независимым пунктом;

– с учетом отнесения ПМ к одному техническому решению, исключается возможность выражения существенных признаков с использованием альтернативы;

– ограничена возможность внесения изменений в формулу и описание ПМ, в том числе в указание технического результата;

– повышены требования к описанию ПМ (полнота раскрытия);

– предусмотрены новые возможности преобразования заявки на ПМ;

– установлен 10-летний срок действия патента на ПМ и отменена возможность его продления.

 

 

Цели внесения изменений в ГК

 

Целью законодателя являлось устранение причин, мешающих установлению баланса прав и законных интересов обладателей патентов на ПМ, ИЗ и общества.

 

Во-первых, несбалансированность усматривалась в возможности недобросовестного поведения патентообладателей, получавших без проверки новизны патенты на ПМ и предъявлявших претензии о нарушении исключительного права использующим такие ПМ хозяйствующим субъектам.

 

Вторая причина была связана с некачественными описаниями, с которыми выдавались патенты на ПМ. Это создавало препятствия при оспаривании патентов, ущемлялись законные интересы инвесторов.

 

Третья причина была связана с осознанием того, что российским патентным законодательством установлено регулирование, при котором за меньший вклад в развитие техники - за ПМ, не обладающую изобретательским уровнем, - ее создатель получает такую же или даже более высокую «награду» в виде патента исключительного права, что и создатель ИЗ.

 

 

Результаты внесения изменений в ГК

 

Первая причина устранена введением полной проверочной экспертизы заявок на ПМ.

 

Вторая причина устранена включением в ГК требования достаточности раскрытия сущности ПМ и предоставлением Роспатенту права принимать решение об отказе в выдаче патента в связи с несоблюдением этого требования, а также предоставлением третьим лицам права опротестовать выдачу такого патента.

 

Устранение третьей причины, по мнению ряда специалистов, обеспечено сокращением срока действия патента с 13 до 10 лет, меньшим объемом прав, предоставляемых патентом на ПМ, чем это было раньше, и меньшим, чем объем прав, предоставляемых патентом на ИЗ. Последнее связано с тем, что теперь невозможна выдача патента с двумя и более независимыми пунктами формулы ПМ. При этом формулы ПМ, включающие существенные признаки, выраженные в виде альтернативы, квалифицируются как содержащие два технических решения и не принимаются к проверке патентоспособности. Кроме того, при установлении факта использования ПМ теперь не учитывается замена признаков патентной формулы на эквивалентные, содержащиеся в контрафактном продукте.

 

 

Изменение соотношения прав и законных интересов

 

Таким образом, принятие Закона №35-ФЗ направлено на:

– защиту законных интересов хозяйствующих субъектов от недобросовестных действий патентообладателей,

– соблюдение законных прав лиц, заинтересованных в оспаривании патента на ПМ, и инвесторов;

– ограничение объема исключительных прав обладателей патентов на ПМ по сравнению с ранее предоставлявшимся объемом прав на ПМ и по сравнению с правами обладателей патентов на ИЗ.

 

 

Удовлетворено ли общество установленным балансом прав?

 

Введение полной проверочной экспертизы вызывает мало негативных оценок. Связаны они, как правило, с ожиданием увеличения срока экспертизы. По мнению критиков, короткие сроки выдачи патентов являются основным преимуществом этого объекта патентных прав.

 

Введение в ГК требования достаточности раскрытия и норм, устанавливающих для заявителя негативные последствия в случае его несоблюдения, пока не обсуждается (вероятнее всего, в связи с отсутствием практики применения этих норм).

 

В отношении изменений, направленных на снижение «веса награды», которую получает обладатель патента на ПМ по сравнению с той «наградой», которую получает обладатель патента на ИЗ, мнения в обществе разделились.

 

Одни специалисты выражают недовольство ограничением прав, в частности тем, что:

– сокращен срок действия патента;

– формула ПМ ограничена одним независимым пунктом;

– в формулу ПМ нельзя включать существенные признаки, выраженные в виде альтернативы;

– при установлении факта использования ПМ не будет применяться доктрина эквивалентов.

 

Эти специалисты отмечают, что тем самым институт ПМ утратил свою привлекательность.

 

Другие специалисты, наоборот, полагают, что должного баланса еще не достигнуто, что принятых мер явно недостаточно. Сокращение срока действия патента на ПМ с 13 до 10 лет не следует рассматривать как ограничение прав патентообладателей, т. к. по данным Роспатента подавляющее число патентов на ИЗ и ПМ поддерживаются в силе 7-8 лет, а затем интерес к поддержанию патентов в силе существенно падает. До 20 лет в силе поддерживается лишь 200-300 патентов на ИЗ.

 

В то же время, отмечают специалисты второй группы, патент на ПМ дает очевидное преимущество, связанное с его более высокой устойчивостью. Общеизвестно, что опорочить новизну сложнее, чем изобретательский уровень.

 

По мнению специалистов второй группы, баланс интересов обладателей прав на ИЗ и ПМ мог бы быть достигнут при сокращении срока действия патента на ПМ до 5-7 лет. При этом следует ограничить круг объектов, охраняемых в качестве ПМ, например, предоставлять охрану решениям, относящимся только к продуктам питания или к определенным видам устройств (например, только к средствам потребления). Такое ограничение должно соответствовать концепции законодательства о ПМ, которая признается российскими авторитетами патентного права (Как защитить интеллектуальную собственность в России. Справочное пособие / Под ред. А. Д. Корчагина. - М.: ИНФРА-М, 1995. - С. 106; Перспективы развития российского законодательства о промышленной собственности /Под общей редакцией А. Д. Корчагина. - М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. - С. 138-139). Согласно этой концепции ПМ предназначена для охраны результатов творческой деятельности малого и среднего бизнеса.

 

Однако, как показала практика применения упрощенной процедуры предоставления правовой охраны ПМ, такой правовой режим оказался очень привлекательным, особенно после введения в законодательство норм, регламентирующих выдачу патентов на идентичные ПМ и ИЗ, имеющие совпадающие даты приоритета (п. 3 ст. 1383 ГК).

 

Альтернативным путем решения проблемы установления разумного баланса, позволяющим не сокращать круг объектов ПМ, является введение дополнительного условия патентоспособности ПМ, например, «изобретательского шага». Это позволило бы приблизить устойчивость патента на ПМ к устойчивости патента на ИЗ. Следует отметить, что проверка изобретательского шага предусмотрена в Германии, Японии, Китае, Чехии, Словакии, Испании и ряде других стран (Морская О. Г. Мировые тенденции развития систем правовой охраны полезных моделей. - М.: ИНИЦ Роспатента, 2004. - С. 8; Кирий Л. Л., Николаенко Н. К. Проблемные вопросы правовой охраны полезных моделей. - М.: ПАТЕНТ, 2007. - С. 39).

 

Еще одним вариантом решения проблемы установления искомого баланса было бы введение обязательной так называемой предсудебной проверки патентоспособности ПМ, т. е. проверки, предшествующей подаче патентообладателем искового заявления в суд о нарушении его исключительного права (Морская О. Г., там же, с. 58).

 

Таким образом, в настоящее время вопрос установления разумного баланса законодателем в полной мере не решен и остается проблемным.

 

 

Вопросы практики предоставления правовой охраны ПМ

 

Отличительными чертами практики предоставления правовой охраны ПМ на современном этапе являются:

– применение новых норм ГК в отсутствии подзаконных актов;

– миграция пробелов законодательства, касающихся раскрытия понятий «техническое решение задачи» и «устройство», из ГК в редакции 2008 года в ГК в редакции Закона №35-ФЗ.

 

 

Практика применения понятия «техническое решение»

 

Подходы, применяемые при проверке соблюдения требования, согласно которому в качестве ПМ охраняется техническое решение, в связи с принятием Закона №35-ФЗ не изменились.

 

Не относятся к техническим решениям объекты, список которых установлен п. 5 ст. 1351 ГК с отсылкой к п. 5 ст. 1350 ГК:

1) открытия;

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

 

Вместе с тем, если еще недавно технический характер решений оценивался как по отличительным от прототипа признакам ПМ, так и по всей совокупности существенных признаков, включенных в формулу ПМ, то теперь принимается во внимание положение ГК, согласно которому исключается возможность отнесения указанных объектов к ПМ только в случае, если заявка на выдачу патента на ПМ касается указанных объектов как таковых (также и для ИЗ). Оценка технического характера заявленного объекта по отличительным признакам формулы ПМ в практике экспертизы прекращается.

 

По общему правилу заявленное в качестве ПМ решение должно признаваться имеющим технический характер в том случае, если при использовании продукта или способа, в котором воплощено это решение, достигается технический результат. Понятие технического результата уточнено: таковым признается явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, которые объективно проявляются при использовании продукта или способа, в котором воплощено техническое решение.

 

 

Практика отнесения решений к устройству

 

В последние годы практика отнесения решений к устройству претерпевает существенные изменения, что вызывает недовольство и озабоченность заявителей и их представителей. Принятие Закона №35-ФЗ не привело к изменению практики, т. к. в ГК не вошли новые положения, касающиеся этой проверки.

 

Следуя за практикой Палаты по патентным спорам (далее - ППС), экспертные подразделения ФИПС с недавнего времени не признают устройствами системы, комплекты, комплексы, пирожки, булочки, пельмени и некоторые другие рукотворные предметы среды обитания человека.

 

Что побудило ППС перестроиться?

 

Концепция принятого в 1992 г. законодательства о ПМ была ориентирована на средние и малые предприятия и на охрану в качестве ПМ технических решений, относящихся преимущественно к средствам потребления (Виталиев Г. В., Дементьев В. Н., Пекин Е. И., Соколовский И. И., Цимбалов М. М. О концепции и модели патентного законодательства РСФСР // Вопросы изобретательства. 1991. №8. С. 22-27).

 

Последующее внесение изменений в законодательство, в частности уточнение раскрытия понятия «полезная модель» в 2003 году, не было связано с изменением концепции. ПМ по-прежнему называли «малыми ИЗ» и говорили об их незначительном по сравнению с ИЗ вкладе в развитие техники. Часто их сравнивали с рационализаторскими предложениями. В рамках этой концепции было разработано и рекомендовано к практическому применению определение понятия «устройство», базирующееся на положениях, содержащихся в государственных стандартах. Под устройством предлагалось понимать продукт человеческой деятельности, элементы которого находятся в функционально-конструктивном единстве (см. Рекомендации, утвержденные приказом Роспатента 31.12.2009 №196 (Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель. - Утв. приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. №196)).

 

Однако, несмотря на общепринятое восприятие ПМ как «малого ИЗ», применение законодательства о ПМ привело к распространению случаев охраны в качестве ПМ объектов, которые явно не вписывались ни в концепцию законодательства о ПМ, ни в рекомендованное к использованию определение понятия устройства.

 

Переосмысление подходов к трактовке понятия устройства началось с опротестования решения об отказе в выдаче патента на ПМ под названием «Пельмень». Представленное в заявке «техническое решение, относящееся к устройству», было описано сложными математическими выражениями, характеризующими соотношения параметров завитков и бугорков пельменя, а также его формы, и все это увеличивало, по утверждению создателя этого решения, силу сцепления шва пельменя, образуемого при его лепке. Встал вопрос: это - устройство? ППС дала на него отрицательный ответ.

 

Анализ практики показал, что к устройствам заявители относили не только пирожки и пельмени, но и оборонные комплексы, системы спутниковой связи, навигационные комплексы, технологические линии, стационарные здания и сооружения, объекты дорожного строительства, мосты и т. п., что также противоречило концепции законодательства о ПМ.

 

Причина сложившейся ситуации состояла, как выяснилось, в том, что заявители и эксперты толковали понятие устройства, опираясь на раскрытие понятия «продукт», примененного в п. 1 ст. 1350 ГК и согласно которому продуктом являются, в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных, не обращая внимание на то, что понятие «продукт» определяется с помощью открытого перечня. Отсюда возникает вопрос, часто задаваемый последнее время: почему понятие устройства в практике экспертизы ИЗ толкуется шире, чем понятие устройства, применяемое в практике экспертизы ПМ? На самом деле толкование одинаковое: надо только принимать во внимание, что перечень продуктов, содержащихся в п. 1 ст. 1350, носит открытый характер.

 

В целях применения единообразных подходов, соответствующих концепции законодательства о ПМ, были подготовлены предложения по раскрытию понятий «продукт», «устройство» и других для включения их в подзаконные акты, относящиеся к ИЗ и ПМ. При подготовке предложений был использован ГОСТ 2.101-68 «Единая система конструкторской документации. Виды изделий».

 

Так, к продукту отнесены, в частности, устройства, комплексы, например, автоматические линии, электрические сети, комплекты (наборы), архитектурные и другие стационарные сооружения, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных, генетические и белковые конструкции.

 

К устройству отнесены изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями и находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

 

Даны определения других понятий.

 

Предложенные определения понятий после утверждения подзаконных актов будут применяться в практике экспертизы.

 

 

Вывод

 

В настоящее время наблюдается стремление экспертов ФИПС, работников Роспатента, судей Суда по интеллектуальным правам решить задачу установления разумного баланса прав обладателей патентов на ИЗ и ПМ средствами правоприменительной практики.

 

Насколько эффективным будет этот путь - покажет время. Вместе с тем, уже сейчас ясно, что круг технических решений, которые раньше получали охрану в качестве ПМ как устройства, сузится, что вряд ли соответствует интересам хозяйствующих субъектов.

 

Более рациональным решением установления баланса прав было бы введение дополнительного условия патентоспособности ПМ «изобретательский шаг» и введение предсудебной проверки.

 


 

Петербургские коллегиальные чтения - 2015

Сборник докладов научно-практической конференции
(Санкт-Петербург, 24-26 июня 2015 г.)

 

Данный текст публикуется исключительно в целях пропаганды и просветительской деятельности в области прав интеллектуальной собственности. Основная цель публикации ознакомить граждан России с основами защиты прав на интеллектуальную собственность и для стимулирования интереса именно к этой теме.

НАШ АДРЕС: ул. Почтовая дом 11А корпус 6, Фёдоровское ГП
                             Ленинградская область, 187021
ТЕЛЕФОНЫ:   +7 (953) 170 8526 ;    +7 (952) 287 1680
ОГРНИП 318470400039914 ;    ИНН 470311977965
 

Изготовление и поддержка
данного сайта осуществляется
Alexey & Yulia Nikolev IS.
Провайдер: