На сегодняшний день защита прав на
интеллектуальную собственность не роскошь,
а суровая необходимость.

 
» » » Проблемы судебной экспертизы патентов на устройства с "динамическими" признаками в формуле
на правах рекламы

Проблемы судебной экспертизы патентов на устройства с "динамическими" признаками в формуле

Т. В. ПЕТРОВА,
патентный поверенный РФ,
сертифицированный судебный эксперт,
Санкт-Петербург

Для проведения судебной патентоведческой экспертизы по установлению использования или неиспользования устройства, защищенного патентом, в представленном для экспертизы образце продукции следует проверить использование или неиспользование каждого признака независимого пункта патентной формулы.

 

При этом в некоторых случаях приходится сталкиваться с «плохими» или «неудобными» патентами на изобретения-устройства (ИЗ) или полезные модели (ПМ), формулы которых содержат, согласно Регламентам по ИЗ и ПМ (Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (Утвержден приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 года №327) Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель (Утвержден приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 года №326) (п. 10.7 Регламента по ИЗ; п. 9.7.4.3 Регламента по ПМ), не только конструктивные, но и иные признаки (п. 10.8.2 Регламента по ИЗ и п. 9.8(6) Регламента по ПМ), не характерные для описания устройств, в том числе:

– признаки, прямо указывающие на наличие действия над материальными объектами, т. е. признаки, являющиеся характерными для способа;

– признаки, указывающие на возможность подвижности конструктивного элемента;

– признаки, указывающие на возможность реализации конструктивным элементом определенной функции (словарь Ушакова: функция - это выполнение работы, осуществление, проявление свойств в работе);

– признаки, описывающие процессы в устройстве при его функционировании и обеспечивающие реализацию назначения этого устройства.

 

То есть устройство может быть охарактеризовано в формуле признаками как характерными для устройства, так и являющимися характерными для способа, или иными признаками, например, описывающими происходящие в устройстве процессы.

 

Все перечисленные группы признаков, встречающиеся в патентных формулах на устройство, назовем условно «динамическими», так как они не могут быть отнесены ни к элементам устройства, ни к каким-либо другим конструктивным признакам, и по своему характеру связаны с действием, функционированием устройства при его работе.

 

Таких «плохих» патентов на устройства с «динамическими» признаками в формуле достаточно много, особенно - у иностранных заявителей. Ниже приводятся примеры таких патентных формул с выделением в них «динамических» признаков.

 

Пример 1.

Установка для очистки воды, состоящая из последовательно соединенных блоков: подсоединенного к водопроводу узла предварительной очистки воды, мембранного модуля и узла отбора очищенной воды с выходным краном, а также содержащая систему гидравлических коммуникаций, отличающаяся тем, что... установка дополнительно содержит источник тока и устройство коммутации, причем электроды электрохимической ячейки мембранного модуля подключены к источнику тока через устройство коммутации, которое принимает положение «контакт есть» при закрытом выходном кране и «контакта нет» - при открытом кране.

 

Пример 2.

Весовой дозатор дискретного действия, состоящий из загрузочного бункера, горизонтального вибролотка, вибратора, весового грузоприемного бункера <...> системы управления, отличающийся тем, что вибролоток установлен с возможностью отклонения от исходного положения на управляемый переменный угол посредством привода, а также выполнен с возможностью регулирования амплитуды и частоты его вибрации с помощью вибратора и системы управления.

 

Пример 3.

Вакуумный выключатель, содержащий <...> при этом каждый из фазных модулей содержит <...> и шток, установленный с возможностью вертикального перемещения <...> причем штоки всех фазных модулей снабжены линейными зубчатыми венцами, выполненными с возможностью их взаимодействия с шестернями, установленными на общем синхронизирующем валу.

 

Пример 4.

Электроутюг с эффектом ароматизации, характеризующийся тем, что имеет в своем составе корпус с гладильной плитой, содержащей открытые со стороны подошвы воздушные каналы, и полую ручку <...> в полость ручки вмонтированы <...> вентилятор и нагреваемая пластина с ароматическим покрытием, над которой имеется гнездо со съемным контейнером для воды, причем контейнер содержит сверху герметично закрывающуюся крышку, а снизу имеет калиброванные отверстия, обеспечивающие дозированную подачу воды на нагреваемую пластину, причем в передней части полости ручки имеется перегородка в форме воронки, горло которой сопрягается с гибкой трубкой, соединенной с воздушными каналами гладильной плиты, при этом формируемый вентилятором поток воздуха подхватывает образующийся над нагретой пластиной ароматизированный пар и направляет его к воронке, из которой образованная паровоздушная ароматизированная смесь поступает по гибкой трубке в воздушные каналы гладильной плиты.

 

При этом включение в формулу изобретения или полезной модели «динамических» признаков, не являющихся характерными для устройства, нередко обусловлено тем, что эти признаки совместно с признаками устройства образуют совокупность существенных признаков, которая необходима для достижения этим устройством технического результата.

Поэтому нормативные документы и допускают их наличие в формуле.

 

Причем для понимания того, как происходит осуществление запатентованного устройства, Регламенты содержат требование раскрытия ИЗ или ПМ в материалах заявки с достаточной для их осуществления полнотой, для чего описание устройства должно содержать не только описание его конструкции (в статическом состоянии), но и действие устройства (работу)... (п. 10.7.4.5(1) Регламента по ИЗ; п. 9.7.4.5 Регламента по ПМ).

 

При проведении экспертизы с целью установления факта использования или неиспользования в конкретном образце продукции запатентованного устройства с «динамическими» признаками в патентной формуле возникает проблема, от решения которой принципиально зависит вывод эксперта.

 

С конструктивными признаками все понятно: их наличие подтверждается визуальным осмотром, их параметры могут быть измерены с помощью соответствующих инструментов.

 

А что делать с «динамическими» признаками, указывающими на наличие действия, на возможность подвижности конструктивного элемента, на возможность реализации определенной функции или описывающими процессы, происходящие в устройстве при его функционировании? Каким должен быть подход при установлении их использования в продукции?

 

Для проведения экспертизы судом, как правило, предоставляется образец продукции - изделие, находящееся во внерабочем состоянии (в статике), в котором «динамические» признаки не проявляются. Использование таких признаков может быть проверено и установлено только при работе изделия. И с этим связан основной вопрос: должен ли эксперт исследовать это изделие, причем как в статике, так и в динамике?

 

Законодательством эти вопросы не урегулированы, судебная практика противоречива, мнения коллег разделились.

 

Одна часть коллег придерживается мнения, что формулы у подобных патентов составлены неграмотно, что продукт надо исследовать только в статике (без подключения к сетям и другим ресурсам, без его функционирования), и если при этом в представленном образце продукции отсутствуют какие-то там «динамические» признаки, это значит, что они в нем не использованы, что в свою очередь означает, что использования запатентованного устройства также нет!

 

То есть, в случае если при проведении экспертизы придерживаться мнения, что продукт - устройство надо исследовать только в статике, без его функционирования, такая позиция всегда будет приводить к выводу о неиспользовании в продукте запатентованного устройства с «динамическими» признаками в патентной формуле.

 

Хочется обратить внимание на то, что при такой позиции и логике ответ на вопрос об использовании запатентованного устройства, включающего «динамические» признаки в патентной формуле, будет отрицательным всегда!

 

По мнению этой части коллег, все признаки формулы, включая конструктивные и неконструктивные признаки, в т. ч. «динамические», проявляются и используются только у потребителя этой продукции, который приобретенное устройство подключает к электросети и другим ресурсам (телевизор - к антенне, стиральную машину - к водопроводу и т. д.) и эксплуатирует его при функционировании. Но, во-первых, подавляющее большинство электробытовых приборов и машин предназначены для личного пользования, а, во-вторых, при приобретении продукции через магазин или торговый центр происходит исчерпание патентных прав, в результате чего получается, что патент против пользователя не действует (пункты 4, 6 ст. 1359 ГК РФ). При этом изготовители и продавцы «контрафактной» продукции не подпадают под действие такого патента и фактически освобождаются от ответственности за нарушение патентных прав.

 

То есть запатентованные устройства, в формулу которых включены «динамические» признаки, в принципе от нарушений не защищаются.

 

При этом законодательство (Регламент по ИЗ и Регламент по ПМ), хоть и не рекомендует составлять формулы на устройство, включая в них не характерные для устройства признаки, но допускает это. Более того, государственный орган в лице Роспатента выдает патенты на устройства с «динамическими» признаками в формуле. Как известно, в Российской Федерации права, вытекающие из патента, признаются в качестве интеллектуальной собственности, а Конституция РФ (п. 1 ст. 44) и ГК РФ (п. 2 ст. 1225) гарантируют, что интеллектуальная собственность охраняется законом.

 

Таким образом, изложенная позиция части коллег приводит к тому, что в РФ принципиально невозможна патентная охрана устройств с «динамическими» признаками в формуле, что входит в противоречие с гарантиями Конституции и ГК РФ по охране интеллектуальной собственности.

 

Представляется, что такая позиция, такая логика и такой подход при проведении судебной экспертизы являются неправильными.

 

Перед экспертом стоит задача: путем проведения исследования и с применением своих специальных познаний установить факт использования запатентованного устройства (посредством анализа использования каждого признака формулы) в образце продукции, представленном ему для экспертизы, т. е. в материальном объекте.

 

Эксперт может и должен, в зависимости от специфики признаков формулы, применять те или иные методы исследования. Далеко не все признаки можно проверить при визуальном осмотре и потрогать руками.

 

При этом наличие в продукте-устройстве признаков, не являющихся конструктивными, можно проверить двумя способами.

 

1. Можно применить расчетный метод.

Для этого сначала надо исследовать конструктивные элементы, их взаимное расположение, замерить их параметры, соотношения. Затем следует построить математическую модель функционирования всех элементов устройства при его работе. После чего с помощью созданной математической модели на основе замеренных параметров конструктивных элементов рассчитать возможность реализации (использования) при функционировании устройства признаков формулы, не являющихся конструктивными, в т. ч. «динамических» признаков.

 

2. Можно пойти экспериментальным путем.

С учетом специфики формулы на устройство, в которой имеются «динамические» признаки, указывающие на наличие действия, на возможность подвижности конструктивного элемента, на возможность реализации определенной функции, или описывающие процессы при функционировании продукта, проявляющиеся только при его работе, эксперт проводит исследование образца продукции как в исходном нерабочем состоянии - в статике, так и в рабочем состоянии при его функционировании - в динамике.

 

Эксперт при проведении судебной экспертизы свободен в выборе метода исследования. При этом расчетный метод, предполагающий построение математической модели функционирования элементов продукта-устройства, является очень сложным, в связи с чем в судебной практике практически не применяется. Экспериментальное исследование, при котором эксперт подключает образец продукции к электросети и другим необходимым ресурсам (телевизор - к антенне, стиральную машину - к водопроводу), включает его и проверяет, проявляются ли при этом «динамические» признаки патентной формулы, является в подавляющем большинстве случаев вполне доступным и достаточно точным для целей судебной экспертизы.

 

Экспериментальное исследование эксперт осуществляет с учетом своих профессиональных познаний, используя при необходимости эксплуатационную документацию, например инструкцию по эксплуатации. Если такая документация не представлена эксперту вместе с исследуемым образцом продукции, он вправе запросить ее через суд.

 

При исследовании устройства во время его функционирования эксперт должен убедиться в том, что все «динамические» признаки формулы заложены в конструкцию устройства и обеспечиваются ею.

 

В качестве примера рассмотрим случай, когда исследовался вопрос об использовании изобретения, патентная формула которого представлена выше в примере 4, в образце продукции - электроутюге с эффектом ароматизации.

 

В результате исследования было установлено, что эффект ароматизации, а также «динамические» признаки, связанные с образованием ароматного пара, движением воздуха и ароматизированной паровоздушной смеси, возникают только при залитой в емкость воде и включенном в электросеть утюге, т. е. в его рабочем состоянии.

 

Причем для данного устройства вода является, с одной стороны, необходимым элементом его работы, а с другой стороны, - расходным материалом, использование которого практически не ограничено, т. е. является доступным потребляемым ресурсом, необходимым, как и электроэнергия, для реализации назначения. Поэтому вода, как общедоступный ресурс, не поставляется вместе с изделием - электроутюгом.

 

При этом потребитель, подключая изделие к электросети и другим необходимым для его работы ресурсам не изменяет и не модернизирует конструкцию изделия. То есть реализация «динамических» признаков в изделии (продукте) обеспечивается всей совокупностью конструктивных признаков, которые заложены в его конструкцию производителем.

 

Таким образом, если продукт-устройство в режиме своего нормального функционирования содержит каждый признак независимого пункта патентной формулы, то факт использования такого запатентованного изобретения или полезной модели в этом продукте объективно существует. То есть, не может быть того, что, например, у потребителя, когда он с помощью утюга гладит белье, использование запатентованного объекта возникает, а по окончании глажения и выключении утюга - прекращается.

 

Поэтому один из экспертов и суд пришли к выводу, что в представленном для экспертизы изделии - утюге использованы все признаки независимого пункта патентной формулы.

 

Отсутствие необходимых положений в нормативных документах, а также отсутствие методических рекомендаций по вопросам судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности, приводит к противоречивым выводам экспертов по одному и тому же вопросу и прямо противоположным решениям судов. Для урегулирования вопросов, связанных с установлением факта использования изобретений, относящихся к устройству, или полезных моделей с «динамическими» признаками в патентной формуле, предлагаю п. 3 ст. 1358 ГК РФ дополнить следующим абзацем:

 

«Использование изобретения-устройства или полезной модели в продукте (изделии) устанавливается в таком состоянии, в котором осуществляется его функционирование (эксплуатация) или использование в соответствии с назначением, т. е. в рабочем состоянии. При этом рабочее состояние изделия предполагает, что оно при необходимости должным образом собрано, заправлено указанными в формуле и/или в описании необходимыми для работы расходными материалами и подключено к необходимым ресурсам (например, к источнику электроэнергии, антенне, водопроводу)».

 


Петербургские коллегиальные чтения - 2015

Сборник докладов научно-практической конференции
(Санкт-Петербург, 24-26 июня 2015 г.)

Данный текст публикуется исключительно в целях пропаганды и просветительской деятельности в области прав интеллектуальной собственности. Основная цель публикации ознакомить граждан России с основами защиты прав на интеллектуальную собственность и для стимулирования интереса именно к этой теме.

НАШ АДРЕС: ул. Почтовая дом 11А корпус 6, Фёдоровское ГП
                             Ленинградская область, 187021
ТЕЛЕФОНЫ:   +7 (953) 170 8526 ;    +7 (952) 287 1680
ОГРНИП 318470400039914 ;    ИНН 470311977965
 

Изготовление и поддержка
данного сайта осуществляется
Alexey & Yulia Nikolev IS.
Провайдер: