На сегодняшний день защита прав на
интеллектуальную собственность не роскошь,
а суровая необходимость.

 
» » » Определение нарушения патента на устройство при наличии в формуле "внешних" признаков
на правах рекламы

Определение нарушения патента на устройство при наличии в формуле "внешних" признаков

И.М. ТРЕНОЖКИНА
патентный поверенный РФ,
Волгоград

При рассмотрении дел, связанных с нарушением патента, суды, как правило, назначают патентно-техническую экспертизу, в процессе которой ставится задача оценить использование всех признаков изобретения (или эквивалентных), отраженных в патентной формуле. Правильность такой оценки для установления факта использования изобретения всецело зависит от того, насколько корректно сформулированы притязания в формуле изобретения.

 

Зачастую ошибка (неточность), заложенная при подготовке заявки (составлении описания, выборе иллюстрирующих фигур чертежей) и написании формулы изобретения (изменении формулы в ходе рассмотрения заявки), делает патент «дефектным» в смысле защиты прав на описанное в нем изобретение, либо уязвимым при оспаривании его выдачи.

 

На практике случаются ситуации, когда достаточно сложно составить формулу, в полной мере характеризующую конкретное изобретение, существо которого становилось бы ясным сразу при ознакомлении с этой формулой.

 

Возможность использования заявителем при составлении формулы изобретения признаков, характеристика которых может показаться не вполне определенной, таких как, например, «ось поворота рычага расположена вблизи опоры вала», допускает Руководство по проведению экспертизы заявок на изобретения (Руководство по проведению экспертизы заявок на изобретения. Часть третья. Руководство по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу. - Утверждено приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. №87 (с изм., внесенными приказами Роспатента от 10 января 2013 г. №1 и от 14 января 2014 г. №2) (далее - Руководство). Кроме того, в Руководстве отмечено (п. 2.3.1), что при составлении формулы заявитель может использовать признаки, «обнаружение» которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя. Это так называемые, «внешние» признаки по отношению к объекту, для которого испрашивается правовая охрана.

 

Указание «внешних» признаков возможно в ситуациях, когда устройство характеризуется показателями продукта, для получения которого оно предназначено, или показателями другого устройства, с которым оно взаимодействует лишь при эксплуатации.

 

Например, патент РФ №2161187 выдан на кусок мыла, в котором «выполнена выемка с возможностью фиксации в ней остатка другого куска мыла... при этом выемка выполнена так, что остаток другого куска мыла подходит по одному из ее размеров или имеет чуть больший размер, чем размер выемки». В указанном патенте устройство - кусок мыла имеет выемку, которая характеризуется размерами другого устройства, поэтому остаток другого мыла является «внешним» признаком по отношению к куску мыла с выемкой.

 

Другим примером из той же области является патент РФ №2142000 на изобретение «Способ безотходного употребления куска мыла и кусок мыла для его реализации». В формуле этого изобретения также указано, что в куске мыла при его изготовлении выполняют выемку для размещения в нем обмылка другого использованного куска мыла. При этом кусок мыла «снабжен упаковкой, на поверхности которой наносят контур, соответствующий контуру выемки, для визуального сравнения размеров обмылка другого использованного куска мыла с размерами контура на упаковке». При этом обмылок закрепляют путем вдавливания во влажном состоянии.

 

Формула полезной модели по патенту РФ №119463 характеризует «устройство для исследования ветвления трещин путем разрушения стальных цилиндрических сосудов с поверхностным дефектом в виде продольного надреза, содержащее автоматизированный измерительный комплекс на базе систем "Аксамит 6.25" <...> и компьютера с тензометрическими датчиками, датчиками перемещения, температурными датчиками и датчиками давления, отличается тем, что нагружение сосуда осуществляется твердым телом-льдом при замерзании воды внутри сосуда...»

 

Согласно такой патентной формуле права патентообладателя на описанное устройство для исследования ветвления трещин реализуются на основании «внешнего» признака, «обнаружение» которого возможно в случае нагружения сосуда льдом.

 

В отношении использования «внешних» признаков наиболее показательны патенты, выданные иностранным заявителям.

 

Например, патент №2218586 выдан по заявке РСТ на изобретение «Кинопроекционная система с переключаемым форматом». В одном из независимых пунктов патентной формулы охарактеризован «лентопротяжный механизм для перемещения через проектор кинофильмов кинопленки, имеющей последовательность кадров с изображениями и множество перфорационных отверстий вдоль краев кинопленки». При этом лентопротяжный механизм содержит: «подающий и удерживающий барабаны с зубцами, для вхождения в упомянутые перфорационные отверстия и перемещения кинопленки через проектор <...> механизм скачкового продвижения, перемещающий кинопленку кадр за кадром в кадровом окне проектора...». Очевидно, что кинопленка по отношению к лентопротяжному механизму является «внешним» признаком.

 

Другой пример использования «внешнего» признака. Патент РФ №2200695 выдан по заявке РСТ на изобретение «Система хранения и выдачи листовых средств для автоматического банковского аппарата». В формуле изобретения указано следующее: «Автоматический банковский аппарат, содержащий кожух, листоперемещающее средство, выполненное в соединении с кожухом и с возможностью перемещения листов <...> перекладывающий элемент <...> содержащий периферийно проходящий паз с размерами, обеспечивающими прием в него листа <...> зажимной элемент <...> выполненный с возможностью передвижения относительно паза <...> в котором лист <...> в одной позиции удерживается, а в другой - перемещается...». Очевидно, что в отношении автоматического банковского аппарата лист является «внешним» признаком.

 

Приведенные примеры включения в формулу «внешних» признаков для характеристики устройства свидетельствуют о том, что подобные ситуации встречаются - и не так уж редко. Патенты на устройства, характеризующиеся признаками, относящимися к продукту или другому устройству, с которыми осуществляется взаимодействие лишь при эксплуатации, выдаются. В этих случаях, как указано в п. 2.3 Руководства, при проверке ясности формулы изобретения эксперт не вправе настаивать на корректировке формулы.

 

Очевидно, что правовые основы и реалии судебного производства по патентным спорам необходимо учитывать и на стадии составления заявки на выдачу патента на изобретение, и далее в ходе делопроизводства по заявке.

Заявитель в случае признания патентоспособным изобретения, охарактеризованного признаками, среди которых присутствуют «внешние» признаки, может столкнуться с трудностями при установлении факта использования.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

 

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

 

Из приведенных примеров патентных формул видно, что при установлении факта нарушения патента на устройство, среди признаков которого присутствуют «внешние» признаки, решение может быть отрицательным, поскольку эти «внешние» признаки отсутствуют в представленных для исследования образцах изделий. В то время как защита прав и свобод гарантируется Конституцией РФ, встает вопрос: можно ли обеспечить судебную защиту прав патентообладателя, если патент выдан с формулой, в которой присутствуют «внешние» признаки?

 

Согласно сведениям из статьи М. Пантелеева (М. Пантелеев. Определение факта нарушения патента // Интеллектуальная собственность. 1995. № 11-12), разрешение обсуждаемых ситуаций, за рубежом, надо полагать, урегулировано, по крайней мере, приведенные в статье примеры рассмотрения дел о нарушении патентов США свидетельствуют об этом. Так, при рассмотрении дела о нарушении патента, выданного на аппарат для определения физических свойств образцов, содержащий источник модулированного излучения, установленный над образцом, и ряд других приборов, необходимых для проведения измерений, факт нарушения патента был установлен. Очевидно, что образец и расположение относительно него источника не характеризуют само устройство. При этом ни изготовление, ни продажа устройства формально не нарушают прав патентообладателя, поскольку один из признаков, содержащихся в притязаниях, - взаимное расположение источника излучения и образца - при этом не реализуется, тем не менее, это обстоятельство не учитывалось при судебном рассмотрении иска.

 

Там же приведен результат рассмотрения окружным судом США дела по нарушению патента, выданного на устройство для сортировки плодов по цвету и весу, которое содержит соответствующие датчики, а также процессор с программой, обеспечивающей определение местоположения анализируемого плода по мере его продвижения по конвейеру. Другое устройство, предназначенное для тех же целей, также содержит аналогичные средства для определения цвета и веса плода. Однако его процессор не содержит программы, обеспечивающей определение местоположения плода. Сравнивая оба устройства только по конструктивным признакам (наличие датчиков, процессора и т. д.), можно констатировать их совпадение. При наличии в устройствах визуально различимых отдельных блоков, выполняющих вычислительные операции и реализующих заданную программу, можно было бы легко установить внешнее различие обоих устройств.

Установление же различий в процессорах визуально затруднено, хотя и не исключено. Факт нарушения патента не был установлен. Решение суда было основано на следующих выводах. Устройство с программой - это уже не то устройство, в которое она еще не введена. Если визуально физические изменения незаметны, то это не означает, что устройство осталось таким же, - его можно считать как усовершенствованное. Второе устройство может функционировать так же, как и первое устройство, на которое выдан патент, хотя его процессор имеет иную программу.

 

Понятно, что формула изобретения должна отражать два аспекта своего назначения: с одной стороны, должна выражать сущность изобретения, а с другой, - определять границы прав патентообладателя при реализации идеи, заложенной в изобретении, в виде конкретных ее воплощений.

 

Причиной конфликтов, связанных с установлением нарушения патента, согласно изложенному, являются признаки, «обнаружение» которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя, а также признаки, характеризующие изобретение в его рабочем состоянии, и потому неидентифицируемые тогда, когда, например, в случае устройства, оно, как говорится, «лежит на складе».

 

Оценка использования всех отраженных в патентной формуле признаков изобретения для определения нарушения патента, как это предписано в п. 3 ст. 1358 ГК РФ, проводится в объеме формулы.

 

Как предписано в п. 2 ст. 1354 ГК РФ, к которому отсылает п. 3 ст. 1358, охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи. Следует внимательно отнестись к указанным в этом пункте ст. 1354 ссылкам на п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК РФ, так как эти статьи претерпели изменения.

 

Так, в п. 2 статьи 1375 указано, что описание изобретения, должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники. Аналогично в п. 2 ст. 1376 говорится, что описание полезной модели, должно раскрывать ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

 

Таким образом, законодательно установлено, что описание имеет значение для понимания объема охраны изобретения. Однако на практике при определении нарушения патента складывается чисто формализованный подход к оценке формулы изобретения. Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ в отношении образца изделия предполагаемого нарушителя выясняется: есть признак - нет признака; содержит признак - не содержит признак. А если патентная формула содержит признаки, характеризующие изобретение во взаимодействии с другими объектами или в его рабочем состоянии, можем ли мы при сравнительном анализе с образцом изделия отбросить эти признаки, посчитав их за ошибку составителя формулы, или сделать вывод об их отсутствии в образце изделия, которое, как говорится, «лежит на складе»? Насколько достоверен будет результат сравнительного анализа при установлении нарушения патента, когда сравниваемые объекты имеют разные «весовые категории» по сути: один охарактеризован в рабочем состоянии во взаимодействии с другими объектами, а другой характеризуется в статическом состоянии. Здесь неспроста использован термин «весовые категории», взятый из области спортивных достижений, где для достоверности выявления спортивного результата четко установлены как возрастные, так и весовые категории.

 

Законотворчество не стоит на месте, продолжается совершенствование российского законодательства в области интеллектуальной собственности. Практика применения норм части четвертой ГК РФ и технический прогресс требует новых подходов, как к оценке самой формулы изобретении, так и к установлению факта нарушения патента. Однако единое мнение при определении таких подходов для установления нарушения патента, несмотря на внесенные изменения Кодекса, отсутствует. В этой связи представляется, что к абз. 2 п. 3 ст. 1358 необходимо добавить следующее: «Использование изобретения или полезной модели в продукте (изделии) устанавливается в том состоянии этого изделия, в котором оно указано в формуле, когда в соответствии с назначением осуществляется его функционирование, т. е. в рабочем состоянии и во взаимодействии с другими объектами».

 


Петербургские коллегиальные чтения - 2015

Сборник докладов научно-практической конференции
(Санкт-Петербург, 24-26 июня 2015 г.)

Данный текст публикуется исключительно в целях пропаганды и просветительской деятельности в области прав интеллектуальной собственности. Основная цель публикации ознакомить граждан России с основами защиты прав на интеллектуальную собственность и для стимулирования интереса именно к этой теме.

НАШ АДРЕС: ул. Почтовая дом 11А корпус 6, Фёдоровское ГП
                             Ленинградская область, 187021
ТЕЛЕФОНЫ:   +7 (953) 170 8526 ;    +7 (952) 287 1680
ОГРНИП 318470400039914 ;    ИНН 470311977965
 

Изготовление и поддержка
данного сайта осуществляется
Alexey & Yulia Nikolev IS.
Провайдер: